Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак

Юридически обеспеченная возможность отчуждения исключительного права на товарный знак обусловлена свойством оборотоспособности указанного права, предполагающим его участие в гражданском обороте наряду с иными объектами (п. 4 ст. 129 ГК РФ). Возможность отчуждения исключительного права на товарный знак свидетельствует о том, что данное право признается объектом товарно-денежных отношений и может свободно по воле правообладателя вовлекаться в гражданский, в том числе в коммерческий, оборот. Отчуждение исключительного права на товарный знак является одной из возможных форм распоряжения исключительным правом на данное средство индивидуализации производимой продукции. Эта форма, как, впрочем, и иные формы распоряжения правом на товарный знак, дополняет так называемую позитивную сторону исключительного права, заключающуюся в возможности самостоятельного применения товарного знака правообладателем. При этом речь идет не о формах распоряжения товарным знаком как разновидностях одного из правомочий, составляющих субъективное право собственности на вещь, что было бы противно самой природе идеального по характеру обозначения, а о формах распоряжения исключительным правом как юридических способах вовлечения его в гражданский оборот (ст. 1233 ГК РФ).

Отчуждение исключительного права на товарный знак осуществляется по модели договора купли-продажи (ст. 454-491 ГК РФ), но не с помощью его использования. При этом в отличие от договорных отношений, складывающихся между лицензиаром и лицензиатом, отчуждающую и принимающую стороны в дальнейшем ничего не связывает, кроме обязанности первой воздерживаться от нарушения юридической монополии на использование знака приобретателем. Чтобы снова стать обладателем исключительного права на использование данного товарного знака, отчуждающей стороне необходимо выступить в роли приобретателя в аналогичной сделке по отчуждению исключительного права на этот товарный знак.

Важную практическую направленность обретает вопрос о необходимости заключения самостоятельного договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак в том случае, когда имеет место, в том числе в процессе приватизации, продажа предприятия как единого имущественного комплекса, который включает и права на обозначения, индивидуализирующие продукцию, работы и услуги (ст. 132 ГК РФ). Согласно п. 2 ст. 559 ГК РФ право на товарный знак продавца переходит к покупателю, если иное не предусмотрено договором продажи предприятия. При этом по смыслу п. 1 ст. 559 ГК РФ предприятие в целом как имущественный комплекс передается в собственность покупателя. Очевидно, что право собственности на исключительное право возникнуть у покупателя не сможет, да и сама сделка в части отчуждения исключительного права без надлежащей регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности будет считаться недействительной. Поэтому исключительное право на товарный знак как элемент имущественного комплекса должно отчуждаться покупателю в рамках отдельного договора с соответствующей ссылкой на него в договоре продажи предприятия. Наличие отдельного договора в данном случае не меняет «связанного» характера отчуждения права на товарный знак, поскольку его обладателем становится новый собственник имущественного комплекса.

Поскольку товарный знак ассоциируется у потребителей с определенным производителем того либо иного товара или услуги, при смене правообладателя, которая имеет место в результате отчуждения исключительного права, может возникнуть опасность введения потребителей в заблуждение. Для целей предотвращения этого негативного явления законодатель устанавливает правило, запрещающее отчуждение исключительного права на товарный знак, если оно может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. Указанное правило сформулировано в п. 2 ст. 1488 ГК РФ в предельно обобщенном виде.

Отчуждение исключительного права на товарный знак может рассматриваться как вводящее в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя в случаях, когда товарный знак содержит:

обозначение, представляющее собой государственный герб, флаг или эмблему;
официальное название государства, эмблему, сокращенное или полное наименование международной межправительственной организации;
официальное контрольное, гарантийное или пробирное клеймо, печать, награду и другой знак отличия или сходное с ними до степени смешения обозначение, которое было включено как неохраняемый элемент на основании согласия соответствующего компетентного органа или его правообладателя, если товарный знак уступается лицу, которому такое согласие не предоставлено;
обозначение, указывающее на место производства шли сбыта товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, находящемуся в другом географическом объекте;
обозначение, воспроизводящее официальное наименование и изображение особо ценных объектов культурного наследия народов РФ либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также изображения культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях, фондах, если товарный знак уступается лицу, не имеющему согласия собственника;
обозначение, зарегистрированное в качестве наименования места происхождения товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, не являющемуся обладателем свидетельства на право пользования этим наименованием места происхождения товара.

Кроме того, отчуждение исключительного права на товарный знак может рассматриваться как вводящее в заблуждение, когда оно также осуществляется в отношении:

части товаров, являющихся однородными с товарами, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак;
товарного знака, признанного в установленном порядке общеизвестным;
товарного знака, воспроизводящего промышленный образец, право на который принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на промышленный образец;
товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или его часть), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование.

Оценка возможности введения в заблуждение потребителей по указанным выше причинам осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности на стадии регистрации договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак.

Вводящее в заблуждение отчуждение исключительного права на товарный знак не следует смешивать с вводящей в заблуждение регистрацией товарного знака. Основания, по которым не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, способных ввести в заблуждение потребителей относительно товара или его изготовителя, определены в ст. 1483 ГК РФ.

Понятие и элементы договора об отчуждении исключительного права на товарный знак. По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне — приобретателю исключительного права (п. 1 ст. 1488 ГК РФ).

В ранее действовавшем законодательстве (ст. 25 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров») указанный договор именовался договором о передаче исключительного права на товарный знак (договором об уступке товарного знака).

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак является консенсуальным, поскольку будет считаться заключенным с момента, когда стороны достигли соглашения по всем существенным условиям. Вступление приобретателя в права правообладателя не совпадает по времени с моментом заключения договора об уступке товарного знака.

Вместе с тем из приведенной выше дефиниции в ее взаимосвязи с правилом п. 4 ст. 1234 ГК РФ следует, что договор об отчуждении исключительного права на товарный знак может рассматриваться и как реальный. На ошибочность классификации указанного договора со стороны законодателя в качестве реального указывают многие исследователи, в частности Э.П. Гаврилов, Е.А. Дедков, Е.Б. Александров¹Дедков Е.А.. Александров Е.Б. Сделки по распоряжению правом на товарный знак: отчуждение и лицензия //Сделки: проблемы теории и практики: Сб. статей / Отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2008. С. 404.. С их точкой зрения, на наш взгляд, надлежит согласиться. Иную позицию занимает Е.А. Суханов, который полагает, что «договоры об отчуждении исключительных прав по своей юридической природе могут быть как реальными (в случае, когда правообладатель передает свое исключительное право приобретателю, например, при дарении этого права), так и консенсуальными (в случае, когда правообладатель обязуется передать приобретателю свое исключительное право, например, при его продаже или мене) (п. 1 ст. 1234 ГК)».

Договор следует считать взаимным, поскольку его стороны обладают определенным набором субъективных прав и обязанностей.

Отчуждение исключительного права на товарный знак может выступать как в виде возмездного, так и безвозмездного соглашения. Во всех случаях договор об отчуждении исключительного права на товарный знак будет являться безвозмездным, если указанная передача произведена по модели договора дарения.

Отчуждение исключительного права на товарный знак характеризуется переходом и прекращением принадлежащего правообладателю исключительного права на товарный знак в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован, и возникновением этого права у приобретателя.

К элементам договора об отчуждении исключительного права на товарный знак относятся его стороны, предмет, цена (для возмездных договоров), срок, форма и содержание.

Сторонами договора о передаче исключительного права на товарный знак являются правообладатель и приобретатель исключительного права. В роли правообладателя может выступать юридическое лицо — как коммерческая, так и некоммерческая организация вне зависимости от их организационно-правовой формы, а равно осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо. Буквальное толкование ст. 1478 ГК РФ во взаимосвязи с и. 1 ст. 1477 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что правообладателем может являться и некоммерческая организация, которая по общему правилу не наделена правом осуществления предпринимательской деятельности.

В роли приобретателя исключительного права на товарный знак могут выступать те же самые лица, что и лица, выступающие в роли правообладателя.

Таким образом, из круга лиц, которые могут выступать сторонами договора об уступке товарного знака, исключены граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, и публичные образования (РФ, субъекты РФ, муниципальные образования).

Предметом договора об отчуждении исключительного права на товарный знак является удостоверенное свидетельством исключительное право на товарный знак. При этом норма, содержащаяся в п. 1 ст. 1488 ГК РФ, допускает два варианта отчуждения исключительного права на товарный знак.

Первый вариант предполагает заключение договора об отчуждении, предметом которого выступает исключительное право на использование товарного знака в отношении части товаров, для которых он зарегистрирован. Одним из юридических последствий такой сделки будет являться сохранение за правообладателем исключительных прав на использование товарного знака в отношении другой части товаров (не переданных исключительных прав). В данном случае имеет место мнимое отчуждение исключительного права на товарный знак.

Второй вариант допускает заключение договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, предметом которого выступают исключительные права на использование товарного знака в отношении всех товаров, для которых он зарегистрирован. Указанный вариант и будет условно именоваться полным отчуждением исключительного права на товарный знак. В данном случае имеет место замена правообладателя на товарный знак в отношении всех товаров, для которых он зарегистрирован.

В литературе высказано мнение, согласно которому предметом договора об уступке товарного знака является передача свидетельства на товарный знак²Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России: Современное состояние и перспективы. СПб., 2003. С. 257.. С этим мнением трудно согласиться, поскольку имеет место не передача права на свидетельство на товарный знак, а передача права из свидетельства, да и то в ряде случаев не в полном объеме.

Предмет договора об отчуждении исключительного права на товарный знак является его существенным условием.

Цена возмездного договора об отчуждении исключительного права на товарный знак является его существенным условием и выступает как результат соглашения сторон (абз. 2 п. 3 ст. 1234 ГК РФ). В настоящее время не существует единого подхода к оценке стоимости исключительного права на товарный знак. В экономической литературе выделяют три основных подхода к оценке товарных знаков: затратный, доходный, рыночный³Санников А.Г. Оценка брэндов и товарных знаков: от теории к практике. М., 1997; Трансакционные издержки, связанные с созданием и использованием прав на товарные знаки в России / Под ред. А.Е. Шаститко. М., 2000. С. 64-67..

В первом случае ценность товарного знака определяется величиной затрат, которые необходимо было понести для его создания и поддержания в силе.

Доходный подход, включающий три частных метода (метод экономии затрат, метод определения избыточного денежного потока, метод выделения поступления или избыточных поступлений), реализуется посредством существующей практики оценки нематериальных активов согласно правилам бухгалтерского учета.

Рыночный подход заключается в оценке товарного знака через сравнение с уже имевшими место на рынке аналогичными сделками.

Срок договора о передаче исключительного права на товарный знак не является его существенным условием. Он определяется истечением срока действия исключительного права на товарный знак. При условии своевременного продления срока действия через каждые 10 лет указанное действие может быть практически бессрочным. Исключительное право на товарный знак отчуждается на оставшийся срок действия первоначальной либо последующей (продленной) регистрации.

Форма договора о передаче исключительного права на товарный знак предопределена наличием специального порядка его регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Согласно п. 2 ст. 1234 ГК РФ во взаимосвязи с п. 2 ст. 1232 ГК РФ договор об отчуждении исключительного права на товарный знак заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации.

Порядок и условия государственной регистрации определены Административным регламентом регистрации договоров, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. № 321.

Содержание договора о передаче исключительного права на товарный знак. Содержание договора о передаче исключительного права на товарный знак составляют права и обязанности сторон. Указанные права и обязанности носят взаимный характер и определяются положениями гражданского законодательства о договорах с учетом особенностей предмета договора об отчуждении исключительного права на товарный знак. Действующее законодательство, регулирующее отношения, складывающиеся в связи с правовой охраной и использованием товарных знаков, не регламентирует прав и обязанностей сторон по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак.

На практике при формулировке прав и обязанностей по указанному договору стороны должны ориентироваться на правило п. 4 ст. 454 ГК РФ, согласно которому при продаже имущественных прав (а в рамках договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по сути имеет место такая продажа) применяются положения, предусмотренные нормами ГК РФ о купле-продаже, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав.

Основной обязанностью правообладателя по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак является передача исключительного права на товарный знак в отношении обусловленных сторонами товаров, для которых он зарегистрирован. Указанную обязанность правообладатель реализует посредством подачи заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При этом к заявлению должно прилагаться свидетельство на товарный знак, что означает, прибегая к аналогии нормы п. 3 ст. 224 ГК РФ, символическую передачу права и возможность для нового правообладателя по завершении регистрационных процедур беспрепятственного осуществления правомочий, составляющих содержание приобретенного права.

Очевидно, что срок, в течение которого правообладатель обязуется подать заявление с просьбой о регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, должен определяться условиями договора.

Основной обязанностью приобретателя по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак является совершение юридически значимых действий, которые необходимы с его стороны для обеспечения процедуры отчуждения.

Если договор об отчуждении исключительного права на товарный знак носит возмездный характер, на приобретателя возлагается обязанность по оплате переданного ему исключительного права. Форма платежа устанавливается по соглашению сторон.

Стороны могут включить в содержание договора условие о том, что приобретатель обязуется обеспечить соответствие качества производимых им товаров, на которых он поместит товарный знак, качеству товаров, маркируемых прежним обладателем знака. При отсутствии такого условия, ибо оно не является обязательным, и в случае маркировки товарным знаком, исключительное право на который отчуждено, товаров ненадлежащего качества, производимых либо реализуемых приобретателем, отрицательных последствий для последнего не наступает.

Согласно п. 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 июля 1997 г. № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак» изготовление продукции ненадлежащего качества новым владельцем товарного знака не является основанием для признания недействительной сделки по уступке товарного знака, заключенной с первоначальным владельцем, поскольку условие о качестве товара не является содержанием такой сделки в отличие от лицензионного договора.

Ответственность по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак. Ответственность за нарушение обязательств, взятых на себя сторонами по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак, базируется на общей модели договорной ответственности. Специальной регламентации ответственности по обязательствам, вытекающим из договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, действующее законодательство не содержит. Таким образом, правообладатель и приобретатель исключительного права отвечают по своим договорным обязательствам по основаниям и в порядке, установленным правилами гл. 25 ГК РФ, с учетом существа принятых на себя обязательств.

Исключение составляет правило, закрепленное в п. 5 ст. 1234 ГК РФ, согласно которому при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на средство индивидуализации прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю.

Если исключительное право не перешло к приобретателю, то при нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.

При этом правило, установленное п. 5 ст. 1234 ГК РФ, не исключает возможности применения прежним правообладателем иных способов защиты, указанных в ст. 12 ГК РФ.

Ответственность приобретателя может быть определена в договоре в форме возмещения убытков правообладателю, которые возникнут вследствие несовершения приобретателем действий, необходимых с его стороны для обеспечения передачи исключительных прав, или вследствие ненадлежащего исполнения обязанности по уплате платежей по договору.