Содержание прав на товарный знак и знак обслуживания и их прекращение

Право на товарный знак и знак обслуживания (далее — право на товарный знак), если его рассматривать в качестве субъективного гражданского права, в содержательном плане отличается от субъективных прав на иные результаты интеллектуальной деятельности. Указанное отличие обусловлено не только спецификой институализации этой группы обозначений, но и значительным ослаблением личностного фактора в идентификации создавшего товарный знак лица (разработчика товарного знака).

Право на товарный знак относится к разряду исключительных, что предполагает наличие в нем определенной структуры. Эта структура в общем плане закреплена нормой, содержащейся в абз. 2 и. 1 ст. 1229 ГК РФ, согласно которой правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Таким образом, налицо традиционное для российского законодательства выделение позитивной и негативной сторон содержания исключительного права. Соотношение указанных сторон в юридической литературе оценивается по-разному. Так, В.И. Еременко полагает, что в исключительном праве превалирует запретительная (негативная) функция¹Еременко В. Содержание и природа исключительных прав (интеллектуальной собственности) // Интеллектуальная собственность. 2000. . А.П. Рабец, опираясь на мнение А.П. Сергеева, приходит к выводу о том, что «в настоящее время негативная и позитивная функции исключительного права имеют одинаково важное значение».

Главнейшей функцией института исключительных прав является наделение их обладателя определенным объемом правомочий, отражающих меру его юридических возможностей по контролю над тем или иным результатом интеллектуальной деятельности или приравненным к таковому средством индивидуализации. При этом содержание прав на охраняемый результат варьируется в зависимости от разновидности последнего. Применительно к товарным знакам обычно выделяют два правомочия имущественного характера, а именно правомочие использования и правомочие распоряжения правом на товарный знак.

Правомочие использования товарного знака как позитивная юридическая возможность, предоставленная правообладателю, конструируется на основе понятия «использование», имеющего своим содержанием действие, определяющее основную сферу приложения обозначения в условиях свободного рынка товаров и услуг.

Понятие использования товарного знака раскрывается законодателем в п. 2 ст. 1484 ГК РФ через действие по размещению знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ. Данная норма свидетельствует о том, что под использованием следует понимать, как правило, фактическое применение знака, т.е. его размещение на товаре или его упаковке, а не номинальное оповещение о нем неопределенного круга лиц, например, путем сообщения о наличии того либо иного товарного знака в телевизионном сюжете. Из этого правила законодатель делает исключение, касающееся возможности признания в качестве использования товарного знака его размещение:

при выполнении работ, оказании услуг;
на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Фактическое применение товарного знака может рассматриваться как его использование при одновременном соблюдении двух следующих условий:

товарный знак должен быть размещен на товарах, по классу которых он зарегистрирован, и (или) на упаковках этих товаров;
применение товарного знака посредством его размещения должно быть осуществлено правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.

Действия по размещению товарного знака, не соответствующие указанным условиям, например применение товарного знака на однородных товарах и (или) их упаковках, не могут рассматриваться как надлежащее его использование.

Правило, закрепленное в п. 2 ст. 1484 ГК РФ, не содержит требований о юридически значимом объеме использования товарного знака, хотя этот параметр весьма важен, например, для поддержания его регистрации в силе. Под объемом использования товарного знака следует понимать интенсивность его применения на товарах, по классу которых он зарегистрирован (применение на единичном изделии, применение на части товаров, для целей индивидуализации которых он был зарегистрирован). В юридической литературе В.М. Сергеевым было предложено различать количественную и качественную характеристики объема использования товарного знака²Сергеев В.М. Правовые вопросы использования товарных знаков в народном хозяйстве СССР: Дис.... канд. юрид. наук. М., 1977. С. 128-130. См. также: Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. С. 583-584.. Количественная характеристика основана на установлении минимального количества изделий, применение на которых или даже на одном из них товарного знака может быть признано удовлетворяющим объему использования. Качественная характеристика основана на соотношении перечня товаров, указанного при регистрации знака, и перечня товаров, на которых зарегистрированный знак фактически применен.

Использование товарного знака может рассматриваться не только как право, но и как обязанность правообладателя. В ст. 1486 ГК РФ сформулировано правило, согласно которому правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Срок возможного непрерывного неиспользования товарного знака устанавливается для целей осуществления подготовительных операций и налаживания серийного производства товаров, организации процесса их реализации и т.п.

Закрепление на уровне закона срока возможного непрерывного неиспользования товарного знака опирается на правило ст. 5 С (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которому если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

В соответствии с п. 1 ст. 1486 ГК РФ охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака. Очевидно, что прекращение правовой охраны по основанию неиспользования товарного знака в отношении части товаров касается тех из них, которые указаны в соответствующем перечне при регистрации знака.

В связи с досрочным прекращением правовой охраны товарного знака в отношении части товаров, для которых в том числе этот знак был зарегистрирован, возникает вопрос о дальнейшей возможности индивидуализации указанной части товаров. Закон не дает прямого ответа на данный вопрос. С одной стороны, действие правовой охраны знака полностью не прекращается, поскольку она распространяется на ту часть товаров, в которых знак применен. С другой стороны, способность товарного знака индивидуализировать часть товаров, для которых правовая охрана прекращается, не утрачивается.

Представляется, что законодатель мог бы допустить при условии уплаты соответствующей пошлины возможность индивидуализации той части товаров, в отношении которых правовая охрана знака была досрочно прекращена, и восстановить в полном объеме правовую охрану знака.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам по истечении трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Как уже отмечалось выше, действующее российское законодательство о товарных знаках признает за правообладателем исключительное имущественное право на использование зарегистрированного товарного знака, включающее в себя юридическую возможность запрета такого использования третьими лицами. Наличие у правообладателя исключительных прав имущественного характера позволяет ему определять условия использования товарного знака и извлекать из этого, как, впрочем, и из действий по самостоятельному применению товарного знака, имущественную выгоду.

Обращение имущественных прав на товарные знаки в гражданском обороте не должно, однако, приводить к злоупотреблениям со стороны правообладателя и способствовать появлению неоправданных, с точки зрения потребителя, барьеров в свободном перемещении товаров и услуг. В этой связи действующим законодательством введены специальные правила, ограничивающие юридическую монополию правообладателя. Одним из них является правило об исчерпании исключительного права, основанного на регистрации товарного знака. Оно сформулировано в ст. 1487 ГК РФ. Согласно указанной статье не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия.

В основу правила об исчерпании прав положена идея обхода искусственных барьеров для свободной торговли, которые могут возводиться обладателями абсолютных исключительных прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности. Впервые указанная идея получила свое развитие в немецком законодательстве начала XX в., точнее, в решении немецкого суда, вынесенного в 1902 г. по делу «Kolnisch Wasser», а на международном уровне была сформулирована Судом Европейского Сообщества в постановлении по делу «Констан — Грюндиг»³Говер И. Европейское Сообщество и страны Восточной Европы: проблемы охраны интеллектуальной собственности // Советское государство и право. 1991. № 4. С. 132..

Суть правила об исчерпании прав на товарный знак заключается в том, что, передав право на использование знака, правообладатель утрачивает юридическую возможность контроля за дальнейшими продажами индивидуализированных этим знаком товаров и не вправе запретить использование указанных товаров третьими лицами.

Поскольку речь идет о введенных в гражданский оборот товарах, а не об услугах, правило об исчерпании исключительных прав не распространяется на знаки обслуживания, точнее, исключает конструкцию исчерпания исключительного права на знак обслуживания.

По масштабу действия правила об исчерпании прав принято различать:

международное исчерпание;
региональное исчерпание;
национальное исчерпание.

В пользу международного исчерпания прав высказываются США, Швеция и некоторые другие страны.

Правила о региональном (европейском) исчерпании прав придерживаются Европейский Союз, Германия и Великобритания.

В России действует правило об исчерпании прав национального масштаба.

Правило об исчерпании прав, сформулированное в ст. 1487 ГК РФ, отличается в содержательном плане от первоначальной редакции ст. 23 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», которая была весьма расплывчата и допускала различные варианты его обхода, главным образом в сфере импорта товаров на территорию России.

Указанным обстоятельством во многом объясняется позиция законодателя, включившего в действующую редакцию формулировку об исчерпании права в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории России. Таким образом, правило об исчерпании прав, основанных на регистрации, обрело рамки национального масштаба, что должно повлечь эффект противодействия нежелательной для России экспансии импорта.

Правило об исчерпании прав имеет прямое отношение к реально существующей проблеме так называемого параллельного импорта, решение которой находится в плоскости установления юридических механизмов запрета ввоза товаров, реализованных в другом государстве владельцем товарного знака, зарегистрированным в РФ, на ее территорию лицом, приобретшим эти товары на законных основаниях. Указанное лицо может, опять же на законных основаниях, видоизменить данный товар в угоду вкусам и желаниям потребителей и направить его встречным «параллельным» потоком в Россию под знаком правообладателя. Поскольку одним из ключевых моментов правила об исчерпании прав является указание на место ввода товаров в гражданский оборот, постольку по смыслу ст. 1487 ГК РФ факт продажи товаров с примененным на них товарным знаком за границей не влечет исчерпания прав владельца товарного знака в России.

Правообладателю предоставлено право на простановку предупредительной маркировки. Норма о предупредительной маркировке, содержащаяся в ст. 1485 ГК РФ, направлена главным образом на охрану интересов правообладателя и потребителей, а также на борьбу с так называемыми коммерческими подделками, которые могут нанести ущерб репутации добросовестным производителям товаров.

Существо коммерческих подделок заключается в том, что зарегистрированный товарный знак неправомерно размещается на товарах, похожих на те, для которых он зарегистрирован. При этом на рынок могут поступать фальсифицированные товары, что ставит под сомнение добросовестность истинного их производителя и сводит на нет его усилия по разработке соответствующих обозначений и их рекламе.

Предупредительная маркировка (знак охраны товарного знака) представляет собой специальное обозначение в виде определенной надписи, которая свидетельствует о том, что товарный знак, рядом с которым размещена указанная надпись, является охраняемым, а это дает потребителю индивидуализированного данным знаком товара известные гарантии изготовления последнего именно тем производителем, на которого и рассчитывает потребитель. Нанесение предупредительной маркировки способствует выделению товарного знака среди других обязательных либо рекламных обозначений, привлекая тем самым внимание потребителя, что повышает эффективность использования самого товарного знака посредством дополнительного оповещения о нем.

Форму и вид предупредительной маркировки правообладатель выбирает самостоятельно, руководствуясь при этом обычаями делового оборота и рекомендациями законодателя.

При этом, как правило, используются специальные символы, буквенные сочетания, словесные обозначения.

На практике наиболее широкое распространение получили специальные символы в виде латинской буквы «R» или ®. Среди буквенных сочетаний чаще всего используются:

ТМ — Trade Mark, означающее, что товарный знак заявлен в патентное ведомство, но еще не зарегистрирован;

SM — Service Mark, означающее, что знак обслуживания заявлен в патентное ведомство, но еще не зарегистрирован.

К словесным обозначениям, используемым в мировой практике в качестве предупредительной маркировки, относятся следующие слова и словосочетания: «Trademark», «Registered Trademark» (Великобритания), «Marfue deposee» (Франция, Бельгия), «Marks Registrada» (латиноамериканские страны).

Нанесение знака охраны является правом, но не обязанностью правообладателя. Реализовать это право он может с момента подачи заявки на регистрацию товарного знака. По российскому законодательству такая возможность должна быть скорректирована с учетом нормы п. 2 ст. 180 УК РФ, согласно которой незаконное использование предупредительной маркировки незарегистрированного в РФ товарного знака, если это совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, представляет собой уголовно наказуемое деяние.

Действующее правило о знаке охраны товарного знака в отличие от прежних его вариантов содержит указание на конкретные разновидности символов и словесных обозначений, свидетельствующих о том, что применяемое обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в РФ. Данное правило носит рекомендательный характер и правообладатель может не следовать ему.

Вместе с тем любые иные специальные символы, буквенные сочетания и словесные обозначения, которые также могут проставляться на товарах и упаковках, нельзя рассматривать в качестве знака охраны товарного знака, поскольку они не относятся к числу поименованных в ст. 1485 ГК РФ. Например, потенциальный правообладатель вправе проставить рядом с заявленным товарным знаком маркировку «ТМ», но эта маркировка по смыслу указанной статьи не будет предупредительной. Соответственно к лицу, осуществившему такое действие, нельзя будет применить санкции, установленные п. 2 ст. 180 УК РФ.

Уголовная ответственность может наступить, если потенциальный правообладатель проставит рядом с еще не зарегистрированным товарным знаком поименованную предупредительную маркировку, например, в виде латинской буквы «R».

Прекращение правовой охраны товарного знака. Действующее законодательство о товарных знаках предусматривает возможность практически бессрочного действия регистрации товарного знака при условии своевременного ее продления. Вместе с тем законодатель предусмотрел ряд оснований, по которым правовая охрана товарного знака может быть прекращена, а следовательно, может быть прекращено и право на соответствующее средство индивидуализации.

Основания, по которым прекращается право на товарный знак, сформулированы законодателем в ст. 1514 ГК РФ. Согласно указанной статье правовая охрана товарного знака прекращается:

в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак:
на основании принятого решения суда о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака в связи с использованием этого знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками;
на основании принятого в установленном порядке решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием;
на основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида;
в случае отказа правообладателя от права на товарный знак;
на основании решения, принятого по поданному в Палату по патентным спорам заявлению любого лица о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае превращения зарегистрированного товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Правовая охрана общеизвестного товарного знака прекращается:

на основании принятого в установленном порядке решения о досрочном прекращении правовой охраны общеизвестного знака в связи с его неиспользованием;
на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны знака в случае прекращения юридического лица — правообладателя или прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя — правообладателя;
в случае отказа правообладателя от права на общеизвестный знак;
на основании решения Палаты по патентным спорам в случае утраты общеизвестным товарным знаком признаков, установленных абз. 1 п. 1 ст. 1508 ГК РФ;
на основании принятого по заявлению заинтересованного лица решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Рассмотрим указанные выше основания подробнее.

Истечение срока действия исключительного права на товарный знак прекращает правовую охрану этого знака, если правообладатель не заявит ходатайство о продлении срока действия регистрации в течение последнего года ее действия (п. 2 ст. 1491 ГК РФ).

По указанному основанию не может быть прекращено право на общеизвестный знак, поскольку правовая охрана последнего действует бессрочно.

Момент прекращения правовой охраны товарного знака по основанию истечения срока действия исключительного права приурочен к дате, на которую истекает 10-летний срок, считая с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (при отсутствии продления), либо к дате истечения предшествующего срока охраны (при наличии продления).

Решение суда о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака относится к числу оснований досрочного прекращения правовой охраны товарного знака. Такое решение может быть принято по заявлению любого лица в случае использования коллективного знака на товарах, не обладающих едиными качественными или иными едиными характеристиками. При этом правовая охрана коллективного знака может быть прекращена полностью или частично.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием также относится к числу оснований досрочного прекращения права на товарный знак. Указанное основание имеет силу и для прекращения права на общеизвестный знак. Такое решение может быть принято по заявлению любого лица в случае неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации, поданному в установленном порядке в Палату по патентным спорам. Заявление может быть подано по истечении указанных трех лет при условии, что этот товарный знак не используется до подачи такого заявления. Условия подачи заявления и требования, предъявляемые к нему, а также порядок его регистрации и приема, равно как и процедура рассмотрения заявления на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, установлены Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56.

Правовая охрана товарного знака в связи с его неиспользованием может быть прекращена как полностью, так и частично.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, в том числе общеизвестного знака в случае прекращения юридического лица — правообладателя или прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя — правообладателя, выступает в качестве основания досрочного прекращения права на товарный знак.

Указанное решение принимается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в порядке, установленном Правилами принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и знака обслуживания в случае ликвидации юридического лица - обладателя исключительного права на товарный знак или прекращения предпринимательской деятельности физического лица - обладателя исключительного права на товарный знак, утвержденными приказом Роспатента от 3 марта 2003 г. № 28: (далее — Правила принятия решения).

Согласно указанным Правилам принятие решения осуществляется на основании заявления о досрочном прекращении, которое может быть подано заинтересованным лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Заявление должно относиться к регистрации одного товарного знака. Требования к заявлению и порядку его подачи определены в п. 4-6 Правил принятия решения. К заявлению прилагается документ, подтверждающий факт ликвидации юридического лица — правообладателя или факт прекращения предпринимательской деятельности физического лица — правообладателя. В отношении российских юридических лиц в качестве таких документов может рассматриваться выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, оформленная в установленном порядке; в отношении физических лиц, получивших право на осуществление предпринимательской деятельности в РФ, - документ, подтверждающий прекращение предпринимательской деятельности такого лица⁴Формы указанных документов утверждены постановлением Правительства РФ от 19 июля 2002 г. № 439 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей»..

В отношении иностранных юридических лиц или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, помимо документа, подтверждающего факт ликвидации юридического лица - правообладателя или факт прекращения предпринимательской деятельности физического лица — правообладателя, дополнительно могут прилагаться документы, подтверждающие соответствие представленного документа законодательству соответствующего государства, например выписки из нормативных актов, судебных решений и др.

Заявление рассматривается в течение четырех месяцев с даты его поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В течение 10 дней с даты поступления заявления федеральный орган уведомляет правообладателя о поступлении заявления с предложением подтвердить или опровергать указанную в заявлении информацию. Ответ правообладателя учитывается при рассмотрении заявления, если он поступил в федеральный орган в течение двух месяцев с даты направления уведомления.

При соответствии представленных материалов требованиям, установленным в п. 2-9 Правил принятия решения, принимается решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, о чем вносятся соответствующие сведения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ. Уведомление о прекращении правовой охраны товарного знака направляется заявителю по адресу, указанному в заявлении. Сведения о прекращении правовой охраны товарного знака публикуются в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Правовая охрана товарного знака считается прекратившей свое действие с даты внесения соответствующих сведений в Реестр⁵Следует отметить, что сроки рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака представляются чрезмерно растянутыми и не согласованными со сроками прохождения документов при государственной регистрации факта ликвидации юридического лица и прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Указанное обстоятельство может повлечь ситуацию, при которой факты ликвидации юридического лица или предпринимательской деятельности физического лица могут наступить раньше, чем момент прекращения действия правовой охраны товарного знака. В такой ситуации право на товарный знак формально оказывается бессубъектным..

К числу досрочных оснований прекращения права на товарный знак относится и случай отказа правообладателя от права на товарный знак. Формы отказа действующим законодательством не установлены. В литературе высказывается предположение, что отказ может выразиться в форме подачи в Роспатент соответствующего заявления правообладателя.

Представляется, что наиболее оптимальной формой отказа было бы публичное объявление об этом правообладателя в официальном издании федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, осуществленное на основании соответствующего заявления правообладателя.

Существует верная, на наш взгляд, точка зрения, согласно которой отказ от правовой охраны товарного знака может быть полным или частичным. При частичном отказе правообладатель может отказаться от некоторых классов товаров, для которых знак зарегистрирован⁶Гаврилов Э.П., Данилина Е.А. Комментарий к Закону РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Подзаконные нормативные акты. М, 2004. С. 126..

Превращение зарегистрированного товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, выступает последним основанием прекращения правовой охраны товарного знака, сформулированным в ст. 1514 ГК РФ. Правопрекращающий эффект в данном случае вызывается утратой индивидуализирующей способности обозначения, выступающей показателем отличия товаров, производимых определенным изготовителем. Решение о досрочном прекращении правовой охраны по указанному основанию принимается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по заявлению заинтересованного лица. Указанное заявление и (или) прилагаемые к нему материалы должны содержать фактические данные о том, что зарегистрированный знак превратился в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Прекращение правовой охраны общеизвестного товарного знака по указанным выше основаниям осуществляется с учетом специфики общеизвестного знака. Дополнительным основанием прекращения правовой охраны общеизвестного знака является утрата последним признаков широкой известности среди соответствующего круга потребителей, которые они приобрели в результате интенсивного использования.