Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца
Как было показано выше, развитие и совершенствование патентного законодательства сопровождается выработкой юридических механизмов, регулирующих отношения, связанные с использованием результатов технического и художественно-конструкторского творчества. В основу этих механизмов положены договорные формы. Некоторые из таких форм были хорошо известны отечественной практике договорных отношений, другие включены в гражданско-правовой обиход совсем недавно. Среди традиционных форм широко применяется лицензионный договор, долгое время использовавшийся в нашей стране для передачи на возмездных началах прав на различные объекты промышленной собственности за границу. С установлением патентной формы охраны продуктов технического и художественно-конструкторского творчества указанный вид договоров получил дополнительный импульс к применению и во внутреннем гражданском обороте.
Что касается теоретической стороны вопроса о применении лицензионных договоров на практике и их юридических характеристик, то она имеет в основе ряд фундаментальных научных исследований, авторами которых являются, в частности, Г. Штумпф1Штумпф Г. Лицензионный договор / Пер. с нем.; Под ред. М.М. Богуславского. М., 1988., М.Л. Городисский2Городисский М.Л. Лицензии во внешней торговле СССР. М., 1967., Ю.И. Свядосц3Свядосц Ю.И. Лицензионный договор. М., 1979..
В настоящее время действующее законодательство допускает применение на практике весьма широкого спектра лицензионных операций, отличающихся друг от друга различными деталями, которые можно положить в основу классификации указанных операций и, в частности, их договорных форм. Покажем некоторые их разновидности.
По характеру волеизъявления сторон лицензионные соглашения подразделяются на добровольные и принудительные (обязательные).
Добровольные лицензионные соглашения (добровольные лицензии) основаны на свободном волеизъявлении сторон, которое совершается без воздействия каких-либо привходящих обстоятельств принудительного характера. Принудительные лицензии выступают в качестве одного из способов борьбы с тактикой блокировки, применяемой в рамках конкурентного противоборства отдельными патентообладателями. Так, в соответствии с п. 1 ст. 1362 ГК РФ если изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная модель — в течение трех лет с этой же даты, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, имеет право обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на территории РФ изобретения, полезной модели или промышленного образца.
По характеру оферты, направляемой для целей совершения лицензионной сделки, лицензионные соглашения подразделяются на открытые (открытые лицензии) и обычные.
Открытые лицензии характеризуются отсутствием определенности адресата оферты, что выражается в готовности патентообладателя заключить соответствующее соглашение с любым, кто отзовется. Так, согласно п. 1 ст. 1368 ГК РФ патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о возможности предоставления любому лицу права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытая лицензия). Патентообладатель обязан заключить с лицом, изъявившим желание использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец, лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) лицензии. Обычные лицензии характеризуются определенностью адресата оферты.
По типу объекта промышленной собственности выделяются лицензионные соглашения на изобретения, промышленные образцы, полезные модели. Внутри данной группы может быть осуществлена еще более мелкая градация, основанная, например, на предмете изобретения. В соответствии с этим будут различаться лицензии на устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма.
По объему передаваемых прав различаются исключительные и неисключительные лицензии. При исключительной лицензии лицензиату предоставляется право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (подп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ). При неисключительной лицензии лицензиату предоставляется право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (подп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ).
По экономическому содержанию лицензионные соглашения делятся на возмездные и безвозмездные (перекрестные или кросс-лицензии). В свою очередь возмездные лицензии дифференцируются по виду лицензионных платежей. Наиболее распространенными платежами являются выплаты по фиксированным процентным ставкам, осуществляемые лицензиатом через согласованные сторонами сроки (платежи по роялти). Реже практикуются единовременные вознаграждения за право на использование охраняемого объекта (паушальные платежи). В ряде случаев и, как правило, по истечении срока действия основного лицензионного соглашения стороны приходят к договоренности о продлении отношений в рамках безвозмездного обмена научно-техническими знаниями и опытом. Отношения подобного рода оформляются безвозмездными по характеру соглашениями, именуемыми перекрестными лицензиями.
По степени согласованности намерений сторон лицензионные соглашения делятся на основные и опционные (предлицензионные соглашения). По условиям опционного соглашения лицензиату передаются, например, образцы продукции и право на исключительное их использование в определенный и, как правило, краткосрочный период времени.
По завершении срока действия опционного договора переданные образцы должны быть возвращены лицензиару, ест и лицензиат не пожелает заключить основное лицензионное соглашение. Характер платежей по опциону аналогичен характеру выплат по основному договору.
В зависимости от наличия патентно-правовой охраны объекта промышленной собственности различаются патентные и беспатентные лицензии. Беспатентные лицензии представляют собой соглашения о передаче права на использование того либо иного объекта, когда принято решение о выдаче патента, но последний еще не получен лицензиаром.
По гражданству сторон лицензионные соглашения делятся на внутренние и международные.
Иногда выделяют смешанные лицензии, представляющие собой смешанные договоры с элементами договора патентной лицензии и договора о передаче ноу-хау.
Понятие и элементы лицензионного договора. Предоставление права использования того либо иного охраняемого результата технического или художественно-конструкторского творчества одним лицом другому осуществляется по юридической модели найма имущества, но с учетом характера предмета сделки.
Согласно ст. 1367 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона — патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.
Лицензионный договор является консенсуальным, взаимным и возмездным. Из приведенного определения следует также, что указанный договор может быть и реальным, что не соответствует юридической природе его предмета.
Элементами лицензионного договора являются его стороны, предмет, цена (для возмездного договора), срок, форма и содержание.
Сторонами лицензионного договора признаются лицензиар и лицензиат. В роли того и другого могут выступать граждане, юридические лица и публичные образования.
В качестве лицензиара обычно выступают патентообладатели, т.е. лица, которым принадлежит подлежащее предоставлению право на использование охраняемого объекта, а в качестве лицензиата — лица, располагающие возможностями для промышленного (производственного) использования технических или художественно-конструкторских новшеств.
Если патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит нескольким лицам, каждое из них не вправе предоставить право на использование указанных объектов без согласия остальных патентообладателей, что следует из нормы, закрепленной в абз. 3 п. 3 ст. 1229 ГК РФ. При недостижении согласия между патентообладателями спор может быть разрешен в судебном порядке.
Предметом лицензионного договора вне зависимости от его разновидности может быть право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Переход исключительного права к лицензиату согласно современной модели лицензионного договора не предусматривается (абз. 2 п. 1 ст. 1233 ГК РФ), что вряд ли оправданно, поскольку стирается грань между исключительной и неисключительной лицензиями. Отличиями будут служить лишь запрет лицензиару исключительной лицензии на выдачу лицензий другим лицам и возможность лицензиата исключительной лицензии прибегнуть к механизмам защиты, установленным ст. 1254 ГК РФ (так называемая активная легитимация). Сам лицензиар исключительной лицензии сохраняет юридически обеспеченную возможность использования охраняемого объекта по своему усмотрению.
При этом право использования предоставляется лицензиату в пределах, оговоренных договором. В качестве таких пределов могут выступать ограничения, касающиеся территории использования, срока использования, способов использования. Если территория, на которой допускается использование охраняемого результата, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществить его использование на всей территории РФ.
Предметом лицензионного договора не могут быть сведения, содержащие указания на охраняемый результат и сопровождающиеся информацией о номере и дате выдачи патента, удостоверяющего исключительное право на такой результат, как это полагает законодатель, формулируя норму п. 6 ст. 1235 ГК РФ. Эти сведения, хотя их наличие в договоре и обязательно, не более чем сопутствующая информация, позволяющая идентифицировать охранный документ, который удостоверяет подлежащее предоставлению право на использование, выступающее предметом лицензионного договора. В гражданском обороте участвует имущественное право на использование4Строго говоря, право использования законодатель не относит к разряду имущественных прав, ибо к последним отнесено лишь исключительное право (ст. 1226 ГК РФ)., а не результат интеллектуальной деятельности и тем более не указание на такой результат.
В литературе высказывается точка зрения, согласно которой «лицензионный договор, относящийся к патенту на изобретение, может затрагивать не все пункты формулы изобретения, а только некоторые из них»5Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / Э.П. Гаврилов, О.А. Городов. С.П. Гришаев и др. С. 38 (автор комментария к ст. 1235 — Э.П. Гаврилов).. Указанная точка зрения представляется не вполне корректной, поскольку лицензиату предоставляется право использования изобретения. При раскрытии содержания использования изобретения (п. 3 ст. 1358 ГК РФ) законодатель опирается на необходимость отражения при установлении факта использования каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте соответствующей формулы, либо признака, эквивалентного ему. Это правило распространяется и на группу изобретений, охарактеризованную, например, в многозвенной формуле, но применительно к каждому отдельному изобретению.
Цена лицензионного договора, именуемая вознаграждением, устанавливается соглашением сторон. Как и в договоре об отчуждении патента, цена лицензионного договора определяется в форме единого платежа или в виде периодических платежей, размер которых устанавливается как определенный процент от тех либо иных экономических показателей деятельности лицензиата, например прибыли, полученной от использования изобретения. С учетом того, что по ранее действовавшим правилам исключительная лицензия влекла монополию в сфере использования того либо иного технического или художественно-конструкторского решения, ее цена, как правило, значительно превышала цену неисключительной лицензии. По действующим правилам цены исключительной и неисключительной лицензий будут различаться незначительно.
Расчет цены лицензии осуществляется чаще всего с использованием доходного метода, основанного на расчете экономических выгод, ожидаемых от использования охраняемых объектов.
При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядка его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ (исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги), не применяются.
Срок лицензионного договора зависит от обоюдных интересов сторон. Лицензиат заинтересован в необходимом количестве времени, в течение которого он будет в состоянии наладить производство и реализацию лицензируемой продукции. Как правило, срок лицензионного договора колеблется между тремя и 10 годами и, разумеется, не должен превышать срока действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности.
В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если ГК РФ не предусмотрено иное.
Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца заключается в письменной форме. В отдельных случаях, а это следует из правила, содержащегося в абз. 1 п. 2 ст. 1235 ГК РФ, нормами ГК РФ может устанавливаться и устная форма лицензионных соглашений, что для предоставления права использования объектов промышленной собственности маловероятно.
Лицензионный договор подлежит государственной регистрации в силу прямого указания закона (п. 2 ст. 1232 ГК РФ). Порядок и условия государственной регистрации лицензионного договора устанавливаются Правительством РФ. В настоящее время такой порядок и условия определены постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 1020 «О государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных» и Административным регламентом исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. № 321. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора.
Содержание лицензионного договора о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца образуют права и обязанности сторон.
Заключая договор, стороны, как правило, оговаривают комплекс обязательных и обычных условий, отражающих специфику конкретного вида лицензионного соглашения. Важнейшими из этих условий являются условия о количественных, временных и территориальных границах использования запатентованного объекта.
Количественные ограничения определяют объемы производства лицензионной продукции, масштабы ее продаж, а равно виды возможного производственного или коммерческого применения запатентованного объекта в той либо иной отрасли промышленности или торговой сфере.
Временные ограничения регламентируют срок действия договора, зависящий помимо временного периода налаживания производства и реализации лицензионной продукции также и от степени морального устаревания запатентованного объекта.
Территориальные ограничения определяют территорию страны или отдельного ее региона либо территорию части государства, именуемых «лицензионной территорией», в границах которой будут действовать переданные лицензиату права.
Распространена практика включения в условия лицензионного соглашения и так называемых технических условий, которые касаются обязанностей сторон по обмену усовершенствованиями, по соблюдению лицензиатом надлежащего качества производимой по лицензии продукции, по мерам контроля за действиями лицензиата.
Лицензионный договор в обязательном порядке должен содержать указания на способ (способы) использования изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Основными правами лицензиара по лицензионному договору являются право на получение лицензионного вознаграждения и право на осуществление контроля за действиями лицензиата. К числу обязанностей лицензиара следует отнести его обязанности по поддержанию в силе патента в течение всего срока действия договора, воздержанию от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования охраняемого объекта, по принятию мер в случае неправомерного использования запатентованного объекта третьими лицами, по передаче лицензиату подробной технической документации, необходимой для практического освоения объекта лицензии, по поставке специального оборудования, деталей, сырья, необходимых для налаживания производства на предприятии лицензиата, по командированию на предприятие лицензиата необходимого количества специалистов. Кроме того, лицензиар обязан гарантировать лицензиату техническую осуществимость производства лицензионной продукции, а равно достижение требуемых показателей и параметров указанной продукции.
Лицензиар не лишен возможности при наличии заключенного лицензионного договора произвести отчуждение принадлежащего ему исключительного права (отчуждение патента). Правовые последствия такого отчуждения определены в п. 7 ст. 1235 ГК РФ, согласно которому переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем. Очевидно, что указанная возможность реализуется в сфере отношений лицензиар — лицензиат. В данном случае будет иметь место замена правообладателя, являющегося лицензиаром, т.е. перемена лица в лицензионном обязательстве.
Поэтому правила гл. 24 ГК РФ «Перемена лиц в обязательстве» к случаю перехода исключительных прав от лицензиара к третьему лицу, на наш взгляд, применимы в полной мере. Иную позицию по указанному вопросу занимает А.Л. Маковский. Последствием применимости к случаю перехода исключительных прав от лицензиара к новому правообладателю правил о перемене лиц в обязательстве является необходимость получения согласия на указанный переход от лицензиата.
Основные права лицензиата корреспондируют обязанностям лицензиара.
Главнейшей обязанностью лицензиата является обязанность но уплате лицензиару обусловленного договором вознаграждения. Если иное не предусмотрено лицензионным договором, лицензиат обязан представить лицензиару отчеты об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца. В случае, если срок представления указанных отчетов договором не предусмотрен, они представляются лицензиару по его требованию.
В лицензионном договоре должен получить отражение и ряд других важных условий. Это прежде всего возможность предоставления лицензиатом сублицензий. Для реализации указанной возможности необходимо наличие выраженного в лицензионном договоре или отдельном соглашении письменного согласия лицензиара.
Представляется важным закрепление в лицензионном договоре обязанности лицензиара по принятию мер против нарушения прав лицензиата неисключительной лицензии, а также обязанности не предоставлять третьим лицам информацию, которую стороны сочтут конфиденциальной.
Лицензиат, получивший исключительную лицензию, вправе самостоятельно защищать свои права по лицензионному договору. Согласно ст. 1254 ГК РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, на использование которого выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными ст. 1250, 1252, 1253 ГК РФ.
Ответственность по лицензионному договору о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. В соответствии с заключенным договором ответственность за нарушение его условий может предусматривать возмещение убытков потерпевшей стороне и применение штрафных санкций к нарушителю. Формы и размер ответственности, исходя из того, что это договорная ответственность, определяются условиями договора или нормами действующего законодательства. Как правило, стороны по договору несут ответственность за нарушение взаимных обязательств и несоблюдение договорных гарантий. Санкции в форме возмещения реального ущерба и упущенной выгоды могут применяться к лицензиару за нарушение прав третьих лиц предоставлением данной лицензии, за техническую неосуществимость промышленного производства лицензионной продукции на предприятии лицензиата, за недостижение заданных документацией технических показателей продукции, предусмотренных договором. За нарушение договорных сроков передачи документации или поставки лицензионного оборудования, необходимого для производства продукции по лицензии, на лицензиара может быть начислен штраф, размер которого определяется в договоре.
Требования о возмещении убытков в виде как реального ущерба, так и упущенной выгоды могут предъявляться к лицензиату в случае несоблюдения им должного качества производимой по лицензии продукции, заданного инструкциями лицензиара. Штрафные санкции могут применяться к лицензиату в случае невыплаты или несвоевременной выплаты им положенных по договору платежей, непредставления по требованию лицензиара отчетов об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца.
В определенных случаях, как правило, вызванных событиями, которые не зависят от воли сторон, лицензиар и лицензиат могут быть освобождены от ответственности. При этом состав форс-мажорных обстоятельств не может быть произвольно установлен сторонами и должен отвечать сформулированному в п. 3 ст. 401 ГК РФ правилу о чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.
Сублицензионный договор. Сублицензионный договор по своей юридической природе является разновидностью лицензионного договора, относящейся к группе так называемых субдоговоров, к которой принадлежат такие гражданско-правовые договоры, как субаренда, субподряд, коммерческая субконцессия. Наиболее близким к сублицензионному договору следует признать договор коммерческой субконцессии. Однако между ними существуют и известные различия, наиболее существенным из которых является характер ответственности лицензиата перед лицензиаром за действия сублицензиата (вторичного пользователя). В рамках сублицензионного договора ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если договором не предусмотрено иное (п. 4 ст. 1238 ГК РФ). По условиям договора коммерческой субконцессии пользователь несет перед правообладателем за действия субконцессионера субсидиарную ответственность (п. 4 ст. 1029 ГК РФ).
Понятие и элементы сублицензионного договора. Действующее законодательство не содержит легального определения сублицензионного договора. Из правил ст. 1238 ГК РФ в их системной взаимосвязи с нормой ст. 1367 ГК РФ следует, что по сублицензионному договору одна сторона — лицензиат по лицензионному договору обязуется предоставить другой стороне (сублицензиату) право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.
Заключению сублицензионного договора должно предшествовать письменное согласие лицензиара (патентообладателя) на совершение указанной сделки. Указанное согласие может быть выражено как в лицензионном договоре, так и в виде отдельного соглашения, заключенного лицензиаром и лицензиатом после заключения лицензионного договора. Сублицензионный договор является консенсуальным, взаимным, возмездным или безвозмездным.
Элементами сублицензионного договора являются его стороны, предмет, цена (для возмездного договора), срок, форма и содержание.
Сторонами сублицензионного договора выступают лицензиат и сублицензиат. Как одна, так и другая сторона могут быть представлены гражданами, юридическими лицами, публичными образованиями.
Предметом сублицензионного договора является право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. Поскольку к сублицензионному договору применяются правила о лицензионном договоре (п. 5 ст. 1238 ГК РФ), предмет договора конкретизируется посредством указания на изобретение, полезную модель или промышленный образец, право использования которых предоставляется по договору, а также указания на способы использования того либо иного охраняемого технического или художественно-конструкторского решения.
Указание законодателя на возможность передачи сублицензиату соответствующих прав только «в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата» (п. 2 ст. 1238 ГК РФ) позволяет сделать вывод о том, что сублицензиату могут быть предоставлены не все права, которыми располагает лицензиат, а только их часть. Другая часть прав, не передаваемая сублицензиату, может быть, опять же при наличии письменного согласия лицензиара (патентообладателя), передана по другому сублицензионному договору. Варианты «расщепления» прав на использование того либо иного охраняемого результата, полученных лицензиатом, должны соответственно учитывать особенности предоставления исключительной и неисключительной лицензии (п. 1 ст. 1236 ГК РФ).
Цена сублицензионного договора устанавливается по соглашению сторон и может выражаться в форме единого платежа либо в форме периодических платежей. При нарушении сублицензиатом обязанности уплатить лицензиату в установленный договором срок обусловленное сторонами вознаграждение лицензиат вправе в одностороннем порядке отказаться от сублицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора.
Срок сублицензионного договора определяется соглашением сторон и по общему правилу не должен превышать срока действия лицензионного договора. Однако законодатель допускает по смыслу правила, закрепленного в п. 3 ст. 1238 ГК РФ, возможность заключения сублицензионного договора на срок, превышающий срок действия лицензионного договора. В этом случае будет действовать норма п. 3 ст. 1238 ГК РФ, согласно которой такой договор считается заключенным на срок действия лицензионного договора. Таким образом, законодатель исключает юридическую возможность «замещения» лицензиата по лицензионному договору на сублицензиата по окончании срока действия лицензионного договора.
Сублицензионный договор должен быть облечен, если иное не предусмотрено правилами ГК РФ, в письменную форму. На него также распространяются в подлежащих случаях правила о государственной регистрации (п. 2 ст. 1235 ГК РФ).
Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации сублицензионного договора влечет за собой его недействительность.
Содержание сублицензионного договора составляют права и обязанности лицензиата и сублицензиата. Указанные права и обязанности в основных содержательных моментах совпадают с правами и обязанностями лицензиара и лицензиата по лицензионному договору.
Действующее законодательство прямо не устанавливает право сублицензиата на заключение последующего сублицензионного договора. Представляется, что такой возможностью сублицензиат не располагает. Противоположной точки зрения на указанную возможность придерживается Э.П. Гаврилов, который считает, что «на основе сублицензионного договора может быть заключен последующий сублицензионный договор. Число звеньев в цепочке таких договоров закон не ограничивает».