Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Дефинитивная норма, раскрывающая понятие указанного договора, закреплена в ст. 1365 ГК РФ. Ранее действовавшее законодательство (п. 5 ст. 10 Патентного закона РФ) именовало названный договор договором о передаче исключительного права (уступки патента). Распоряжение исключительными имущественными правами, вытекающими из обладания патентом, может осуществляться по воле патентообладателя установленными законом способами и опосредоваться различными правовыми формами. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец выступает одной из таких правовых форм.

Отчуждение исключительного права (отчуждение патента) осуществляется в рамках юридической модели договора купли-продажи, но с учетом характера предмета сделки, в качестве которого выступает товар sui generis, переходящий к покупателю не в виде телесного объекта, а в виде определенного объема прав и обязанностей имущественного характера. Поэтому правило п. 4 ст. 454 ГК РФ, согласно которому к продаже имущественных прав применяются правила об общих положениях купли-продажи, если иное не вытекает из характера этих прав, должно использоваться с известными оговорками. При отчуждении патента могут применяться и иные договорные модели, в частности мены и дарения.

Сам термин «отчуждение патента», применяемый законодателем в одном ряду с термином «отчуждение исключительного права», достаточно условен, поскольку имеет место по существу замена одного патентообладателя на другого.

Согласно ст. 1365 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне — приобретателю исключительного права (приобретателю патента).

Договор об отчуждении патента является консенсуальным, поскольку считается по общему правилу (п. 1 ст. 432 ГК РФ) заключенным с момента, когда стороны достигли соглашения по всем существенным условиям. Вступление приобретателя в права патентообладателя не совпадает по времени с моментом заключения договора об уступке патента.

Вместе с тем используемая законодателем формулировка «передает или обязуется передать» допускает и реальный характер договора об отчуждении патента, что противно самой природе перехода исключительного права на нематериальный объект, который требует государственной регистрации (п. 2 ст. 1234 ГК РФ).

В литературе относительно указанных юридических характеристик договора об отчуждении патента высказываются взаимно противоположные оценки. Так. Э.П. Гаврилов, и мы поддерживаем его точку зрения, считает, что «любые договоры о распоряжении такими охраняемыми объектами, в том числе договоры об отчуждении исключительного права, не могут быть реальными по самой своей сути. Это всегда — консенсуальные договоры, содержание которых состоит в передаче исключительного права, предоставлении права использования и т.п. Их заключение не может обуславливаться передачей имущества (или каких-либо документов)»¹Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая /Э.П. Гаврилов. О.А. Городов. С.П. Гришаев и др. М., 2007. С. 31. А.Л. Маковский полагает, что «договоры об отчуждении исключительных прав по своей юридической природе могут быть как реальными (в случае, когда правообладатель передает свое исключительное право приобретателю, например, при дарении этого права), так и консенсуальными (в случае, когда правообладатель обязуется передать приобретателю свое исключительное право, например, при его продаже или мене (п. 1 ст. 1234 ГК РФ)»²Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. М., 2008. С. 332..

Договор следует считать взаимным, ибо его стороны обладают как субъективными правами, так и обязанностями.

Отчуждение патента может выступать в виде как возмездного, так и безвозмездного соглашения. Во всех случаях договор об отчуждении патента будет являться безвозмездным, если отчуждение исключительных имущественных прав произведено по модели договора дарения.

Таким образом, факт отчуждения патента характеризуется переходом и прекращением принадлежащего патентообладателю имущественного права и возникновением этого права у приобретателя.

К элементам договора об отчуждении патента относятся его стороны, предмет, цена (для возмездных договоров), срок, форма и содержание.

Сторонами договора об отчуждении патента являются патентообладатель и приобретатель патента. В качестве того и другого могут выступать граждане, юридические лица, публичные образования. Возможность участия указанных субъектов в качестве сторон договора об уступке патента может быть ограничена особенностями их правового положения и, кроме того, правилами предоставления права на использование секретного изобретения (§ 7 гл. 72 ГК РФ). В последнем случае речь идет прежде всего о нормах Закона РФ «О государственной тайне». Так, согласно ст. 27 указанного Закона допуск предприятий, учреждений и организаций к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, осуществляется путем получения ими в порядке, устанавливаемом Правительством РФ, лицензии на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.

Предметом договора об отчуждении патента является удостоверенное патентом исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец. При этом объем прав, удостоверенных патентом, определяется формулой изобретения, полезной модели или перечнем существенных признаков промышленного образца.

Исходя из признака неделимости объема прав, удостоверенных патентом, их невозможно передать приобретателю в какой бы то ни было части. Поэтому последний становится обладателем всей совокупности прав имущественного характера, какими располагает его правопредшественник. Предмет договора об отчуждении патента является его существенным условием.

Предметом договора об отчуждении патента не может быть исключительное право на техническое или художественно-конструкторское решение, которое будет создано в будущем, в том числе и по заказу. В этом отношении недопустимы как «запродажа» патента по аналогии с недопустимостью запродажи авторских прав на будущие произведения, так и «патентный заказ», который не является авторским заказом, легализованным законодательством об авторском праве и смежных правах.

Норма, содержащаяся в ст. 1372 ГК РФ, именуемой «Промышленный образец, созданный по заказу», абсурдна, поскольку охраняемые результаты технического или художественно-конструкторского творчества обретают свое юридическое бытие посредством признания их компетентным органом исполнительной власти, а не заказчиком.

В предмет договора об отчуждении патента не включаются право приоритета и право авторства, хотя и удостоверяемые патентом, но являющиеся неотчуждаемыми по своей природе.

Право на получение патента, которое может принадлежать нескольким лицам, также не может являться предметом договора об отчуждении патента, поскольку самого патента, а равно удостоверенных им прав на охраняемые результаты на момент наличия права на получение еще не существует.

В предмет договора об отчуждении патента не включается и сам патент как юридический документ, т.е. как бумага, обладающая известной имущественной ценностью, погашаемая для прежнего патентообладателя актом регистрации договора об уступке патента.

Цена договора об отчуждении патента не является его существенным условием, но выступает как продукт соглашения сторон. Однако для возмездного договора фактор размера вознаграждения либо порядка его определения является существенным. Согласно абз. 2 п. 3 ст. 1234 ГК РФ при отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядка его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются. Цена как элемент договора может устанавливаться в форме единовременной паушальной суммы или в форме текущих платежей, составляющих часть прибыли, полученной приобретателем от использования охраняемого объекта (роялти). Возможны и сочетания указанных форм.

Оценка договора может быть осуществлена двумя основными способами. Если в основание оценки стоимости предмета договора положен формально-учетный механизм, то используется учетно-бухгалтерский способ оценки. Его суть состоит в отождествлении стоимости того либо иного объекта промышленной собственности с затратами (издержками) на его создание или приобретение. В данном случае объект оценивается по балансу с учетом амортизационных отчислений за время его использования.

Если в основание оценки положен механизм определения рыночной стоимости предмета договора, имеют место рыночные или реализационные способы оценки. Их суть заключается в применении различных критериев и их значений для приблизительного установления цены спроса на соответствующий объект. В настоящее время предлагается множество вариантов рыночной оценки объектов интеллектуальной собственности, построенных на различных теоретических основаниях, например на основе применения теории сложности³См.: Городов О.А. Правовая инноватика (правовое регулирование инновационной деятельности). СПб.. 2008. С. 267-305..

Срок договора об отчуждении патента не является его существенным условием. Он определяется истечением периода времени действия патента. Патент отчуждается по договору на оставшийся срок его действия.

Форма договора об отчуждении патента предопределена необходимостью его регистрации уполномоченным на то органом. Договор заключается в письменной форме, как правило, путем составления одного документа. Согласно п. 2 ст. 1234 ГК РФ указанный договор подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности в порядке и на условиях, устанавливаемых Правительством РФ. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет недействительность договора.

Порядок регистрации договоров об отчуждении патента был установлен Правилами регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных, утвержденными приказом Роспатента от 29 апреля 2003 г. № 64.

В настоящее время договоры об отчуждении исключительного права регистрируются в порядке, установленном Правилами государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 1020.

Согласно п. 3 указанных Правил для регистрации договора в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности представляются следующие документы:

заявление о государственной регистрации;
договор в двух экземплярах;
документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере;
копия договора (незаверенная).

Для государственной регистрации договора об отчуждении патента на изобретение, в отношении которого имеется публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение, также представляется документ, подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель), являющийся автором изобретения.

Ведение дел по регистрации договора или изменений, внесенных в зарегистрированный договор, осуществляется правообладателем (патентообладателем) или лицом, которому передается право по договору, самостоятельно или через представителя по доверенности. В случаях, установленных законодательством, заявление должно быть подано через патентного поверенного, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Сведения о зарегистрированном договоре об отчуждении патента вносятся соответственно в Государственный реестр изобретений РФ, Государственный реестр полезных моделей РФ. Государственный реестр промышленных образцов РФ. В соответствующем официальном бюллетене федерального органа по интеллектуальной собственности публикуются сведения:

о дате и номере регистрации договора;
об определении сторон договора;
об объеме передаваемых прав.

Сведения о зарегистрированных договорах об уступке патента на секретное изобретение не публикуются.

Содержание договора об отчуждении патента. Содержание договора об отчуждении патента составляют нрава и обязанности сторон. Указанные права и обязанности носят взаимный характер и определяются общими положениями гражданского законодательства о договорах с учетом особенностей предмета договора. Действующее законодательство не устанавливает, за некоторыми исключениями, прав и обязанностей сторон в договоре об отчуждении патента.

Важнейшей обязанностью патентообладателя является обязанность по подаче заявления о государственной регистрации договора об отчуждении патента, а соответственно, и по формированию пакета прилагаемых к нему документов. Другой обязанностью патентообладателя является воздержание его от действий по признанию патента недействительным полностью или частично.

Приобретатель патента вправе потребовать от патентообладателя гарантий того, что автор или патентообладатель, указанные в реквизитах отчуждаемого патента, являются таковыми.

Важнейшей обязанностью приобретателя патента выступает выплата патентообладателю обусловленных договором платежей.

Кроме того, на приобретателя патента могут быть возложены обязанности по уплате патентных пошлин, информированию первого патентообладателя о последующем отчуждении исключительных прав, удостоверенных патентом, или намерении отказаться от поддержания патента в силе, по выплате вознаграждения автору изобретения, полезной модели или промышленного образца, в том числе служебных.

Стороны могут достичь соглашения и о дальнейшей судьбе патента на случай ликвидации приобретателя патента — юридического лица.

В числе прав патентообладателя, закрепленных в договоре, может быть установлено его право на расторжение договора по тем либо иным основаниям, например в случае задержки выплаты паушального платежа или занижения оговоренной ставки роялти.

Патентообладатель, кроме того, наделяется правом перевода на себя прав приобретателя исключительного права. Указанное право закреплено нормой, содержащейся в п. 5 ст. 1234 ГК РФ. Согласно указанной норме при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю. Существенным нарушением обязанности по выплате вознаграждения будет являться невыплата приобретателем в обусловленный срок вознаграждения, влекущая для патентообладателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора (п. 2 ст. 450 ГК РФ). При этом по смыслу правила п. 5 ст. 1234 ГК РФ указанное лишение должно находиться в причинно-следственной связи со сроком выплаты вознаграждения, а не с его размером.

В случае, если исключительное право не перешло к приобретателю, то при нарушении им обязанности по выплате вознаграждения за приобретаемое право патентообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке без обращения в суд (п. 3 ст. 450, абз. 2 п. 5 ст. 1234 ГК РФ) и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора⁴Отказ от договора в одностороннем порядке не является расторжением договора. Поэтому убытки по смыслу абз. 2 п. 5 ст. 1234 ГК РФ причиняются невыплатой патентообладателю в установленный срок обусловленного вознаграждения..

Ответственность по договору об отчуждении патента. Ответственность за нарушение обязательств, вытекающих из договора об отчуждении патента, базируется на общей схеме ответственности за нарушение обязательств (гл. 25 ГК РФ) с учетом существа последних. Специальной регламентации ответственности по обязательствам, вытекающим из договора об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, действующее законодательство не содержит. Общая мера гражданско-правовой ответственности, состоящая в возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, применяется к отношениям патентообладателя и приобретателя патента без каких-либо исключений. Учитывая правило (ст. 1360 ГК РФ), следует полагать, что ответственность патентообладателя может наступить по основаниям, предусмотренным ст. 461,464 ГК РФ. Нормы ст. 461, предусматривающие ответственность продавца в случае изъятия товара у покупателя, применимы в ситуации, когда приобретатель патента не знал и не должен был знать, что изобретение, полезная модель или промышленный образец будут использованы в интересах национальной безопасности (ст. 1360 ГК РФ). Право на возмещение убытков возникает у приобретателя патента, если патентообладатель отказывается передать приобретателю документы, которые он должен передать в соответствии с законом, иными правовыми актами шли договором об отчуждении патента.

Ответственность приобретателя может быть определена в договоре в форме возмещения убытков патентообладателю, которые возникнут вследствие неподдержания патента в силе или вследствие неперечисления роялти в установленном размере.