Право промышленной собственности

Формальная экспертиза заявки

Этап формальной экспертизы заявки на изобретение занимает весьма важное место в процессе ее рассмотрения в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Указанный этап является обязательным и, собственно, с него начинается экспертная процедура. Вместе с тем следует иметь в виду, что к формальной экспертизе допускается не любая заявка, а заявка, которая в установленном порядке зарегистрирована при ее поступлении в федеральный орган по интеллектуальной собственности.

Условие проведения формальной экспертизы. Порядок обращения с поступившими документами заявки определен в соответствующем регламенте. Поступившие в федеральный орган по интеллектуальной собственности документы регистрируются как заявка на изобретение с простановкой даты их поступления, если эти документы содержат как минимум заявление о выдаче патента на русском языке. Заявке присваивается 10-значный регистрационный номер федерального органа по интеллектуальной собственности, построенный по следующим правилам. Первые четыре цифры обозначают год поступления заявки, пятая цифра — код, используемый для обозначения заявок на изобретения, пять остальных цифр — порядковый номер заявки в серии данного года. Например, (21) 2002 115419/09, где (21) — международный цифровой код для идентификации библиографических данных (стандарт ВОИС ST. 9).

В случае поступления документов заявки по факсу регистрационный номер присваивается при поступлении оригинала заявления о выдаче патента.

Зарегистрированная заявка возврату не подлежит, а о факте поступления документов заявки в федеральный орган по интеллектуальной собственности заявитель уведомляется с сообщением ему даты поступления документов и регистрационного номера заявки.

Если в процессе рассмотрения заявки будет установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, принимаются меры к засекречиванию заявки¹Обобщенный механизм засекречивания сведений, отнесенных к государственной тайне, установлен в разд. III Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» (СЗ РФ. 1997. №41. Ст. 4673)..

Этап формальных исследований заявочных материалов включает в себя ряд процедур оценочного характера, в процессе которых экспертный орган без анализа существа изобретения проверяет:

• наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней, и соблюдение установленных требований, предъявляемых к ним действующим регламентом;
• соответствие размера уплаченной патентной пошлины установленному размеру;
• соблюдение порядка подачи заявки, предусмотренного действующим законодательством;
• соблюдение требования единства изобретения;
• соблюдение установленного порядка представления дополнительных материалов;
• правильность классифицирования изобретения по Международной патентной классификации, осуществленного заявителем.

На этом же этапе, в процессе формальной экспертизы заявки, экспертный орган может осуществлять запрос исправленных или недостающих документов заявки. В запросе указываются обнаруженные недостатки, приводятся необходимые аргументы правового характера, а заявителю предлагается представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев с даты получения запроса.

Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или ходатайство о продлении срока их представления, заявка признается отозванной. Решение об этом направляется заявителю. На указанное решение может быть подано возражение в Палату по патентным спорам.

Если не устраненные заявителем недостатки заявочных документов не являются препятствием для установления даты подачи заявки, в решении о признании заявки отозванной указывается дата ее подачи. В случае восстановления федеральным органом по интеллектуальной собственности пропущенного срока делопроизводство по заявке может быть продолжено.

В случае, если заявителем представлены дополнительные материалы к заявке на изобретение, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного технического решения. Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, при рассмотрении заявки во внимание не принимаются и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, о чем заявитель уведомляется.

Если в результате рассмотрения заявки установлено, что заявка подана с нарушением требования единства изобретения, заявителю направляется соответствующее уведомление и предлагается в течение двух месяцев с даты его получения сообщить, какое из изобретений должно рассматриваться, и при необходимости внести уточнения в материалы заявки.

Если в процессе формальной экспертизы заявитель изменял формулу изобретения, проверка проводится по отношению к последней предложенной заявителем формуле. Если же заявитель не сообщит в установленный срок, какое из изобретений следует рассматривать, и не представит уточненные документы, экспертиза проводится в отношении изобретения, указанного в формуле первым.

Если заявитель не классифицировал заявленное изобретение согласно правилам Международной патентной классификации, то подобное действие осуществляет экспертный орган.

Основанием для выбора классификационного индекса является формула заявленного изобретения. Если заявка охватывает несколько объектов, относящихся к разным рубрикам МПК, устанавливаются все соответствующие классификационные индексы. При этом выбор первого индекса определяется названием изобретения.

Классификационные индексы, установленные на стадии формальной экспертизы, могут быть изменены в процессе проведения информационного поиска либо при экспертизе заявки по существу.

Если заявка содержит все необходимые документы и соблюдены требования, предъявляемые к ним, заявитель уведомляется о положительном результате формальной экспертизы заявки и о дате ее подачи.

Согласно п. 1 ст. 1385 ГК РФ по истечении 18 месяцев с даты подачи заявки на изобретение, прошедшей этап формальной экспертизы с положительным результатом, федеральный орган по интеллектуальной собственности публикует в своем официальном бюллетене сведения о заявке на изобретение. Публикация не производится, если до истечения 12 месяцев со дня подачи такой заявки она была отозвана или признана отозванной либо на ее основании уже состоялась регистрация изобретения. Состав публикуемых сведений определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

В настоящее время состав публикуемых сведений о заявке на изобретение определен в п. 23.2 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 декабря 2007 г. № 346 (далее — Административный регламент ведения реестров).

Согласно указанному пункту при публикации сведений о заявке на изобретение в официальном бюллетене указываются:

• регистрационный номер заявки;
• дата подачи заявки в Роспатент; имя и (или) наименование заявителя;
• код страны места жительства и (или) места нахождения заявителя в соответствии со стандартом ВОИС ST. 3 и адрес для переписки с заявителем или его представителем;
• имя автора изобретения, если он не отказался быть упомянутым в качестве такового при публикации, код страны места жительства автора изобретения в соответствии со стандартом ВОИС ST. 3;
• номер, дата и код в соответствии со стандартом ВОИС ST. 3 страны подачи заявки;
• индекс рубрики МПК, как он установлен в результате формальной экспертизы;
• название изобретения;
• первоначальная формула изобретения, если она не изменялась, последняя на момент истечения 12 месяцев с даты подачи заявки измененной заявителем в установленном порядке формула изобретения;
• сведения об отзыве заявки или признании ее отозванной.

Приведем пример публикации сведений о заявке на изобретение:

В приведенном примере перед соответствующими сведениями проставлены международные цифровые коды для идентификации библиографических данных (стандарт ВОИС ST. 9), означающие:

— 13 (А) — код вида документа. А — заявка, прошедшая формальную экспертизу;

— (21) — регистрационный номер заявки;

— (22) — дата поступления заявки;

— (51) — индексы МПК;

— (72) — имена авторов;

— (71) — наименование заявителя;

— (54) — название изобретения;

— (57) — формула изобретения.

Исправления, уточнения и изменения документов заявки не учитываются при публикации сведений о заявке, если они оформлены с нарушением установленных требований или представлены после поступления ходатайства о публикации сведений о заявке до истечения 18 месяцев с даты подачи заявки.

Если на дату публикации сведений об уже выданном патенте публикация сведений о заявке не состоялась, сведения о ней считаются опубликованными на дату публикации сведений о выдаче патента.

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 1385 ГК РФ по ходатайству заявителя, поданному до истечения 12 месяцев со дня подачи заявки, федеральный орган по интеллектуальной собственности может публиковать сведения о заявке на изобретение до истечения 18 месяцев со дня ее подачи. Указанное ходатайство удовлетворяется при условии уплаты пошлины.

Сведения о заявке в данном случае публикуются в течение шести месяцев с даты поступления ходатайства, если на дату подачи ходатайства заявка не отозвана и не считается отозванной, на ее основании не состоялась регистрация изобретения в Государственном реестре изобретений РФ и ее документы оформлены без нарушения установленных требований. Если ходатайство поступило до окончания формальной экспертизы, шестимесячный срок исчисляется с даты направления заявителю уведомления о положительном результате формальной экспертизы. Отзыв заявителем ходатайства учитывается, если он поступил до завершения технической подготовки к публикации.

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1385 ГК РФ автор изобретения имеет право отказаться быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке на изобретение.

Отказ автора изобретения быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке учитывается при публикации этих сведений, если он представлен до завершения технической подготовки к публикации.

Любое лицо после публикации сведений о заявке на изобретение вправе ознакомиться с ее документами, если заявка не отозвана и не признана отозванной на дату публикации сведений о ней.

Порядок ознакомления с документами заявки и выдачи копий таких документов устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

Как правило, федеральный орган по интеллектуальной собственности осуществляет выкладку описания, формулы изобретения, чертежей (если они имеются в заявке) и реферата, а также дополнительных материалов в виде заменяющих листов, содержащих исправления и уточнения документов заявки, если они представлены заявителем в течение 12 месяцев с даты подачи заявки.

Копии выложенных документов могут быть представлены любому лицу при условии соответствующей оплаты.

Временная правовая охрана. Временная правовая охрана заявленного изобретения — сравнительно новый институт патентного права в России. Первая попытка его закрепления была предпринята нормой п. 3 ст. 11 Закона СССР «Об изобретениях в СССР» 1991 г.

В Патентном законе РФ институту временной охраны была посвящена отдельная статья (ст. 22). Действующее законодательство легитимирует институт временной правовой охраны изобретения в ст. 1392 ГК РФ. Между тем указанный институт достаточно хорошо известен и применяется главным образом в странах, использующих отсроченную систему экспертизы заявок, начиная со второй половины 60-х годов прошлого века. Возникновение правовой охраны как специального института связывается с актом публикации (выкладки) заявки, осуществляемым патентным ведомством. Сама публикация либо выкладка заявки имеет три цели:

• ознакомить общественность и, главным образом, предпринимательские круги с новым техническим решением еще на предвыдачной стадии рассмотрения заявки;
• подвергнуть заявленное изобретение профессиональному анализу на критерии патентоспособности вне рамок официальной экспертизы;
• в условиях жесткой конкурентной борьбы между патентными заявками публично зафиксировать первенство на вновь разработанное техническое решение.

Коль скоро заявленное техническое решение после публикации или выкладки становится общедоступной информацией еще до выдачи охранного документа, заявитель должен иметь определенные гарантии имущественного характера на случай использования третьими лицами его предполагаемого изобретения. Сложность заключается в установлении объема указанных гарантий. Здесь можно идти двумя путями, а именно:

• предоставлять охрану заявленному изобретению с даты публикации сведений о заявке, аналогичную охране, удостоверяемой патентом;
• предоставлять ограниченную охрану, предусматривающую компенсацию за использование предложенного изобретения, после того как будет выдан патент.

Как первый, так и второй путь имеют свои преимущества и свои недостатки. Назовем некоторые из них.

Предоставление временной охраны, которая по объему тождественна окончательной, затруднено тем обстоятельством, что объем прав по выданному впоследствии патенту на данном этапе еще не известен, что может привести к злоупотреблениям со стороны заявителя посредством расширения заявочных притязаний. Кроме того, у заявителя может появиться намерение не проводить экспертизу заявки по существу вообще.

Недостатком ограниченной охраны является то, что весьма непросто установить лицо, использующее заявленное изобретение до выдачи на него патента, и добиться от него уплаты соразмерной компенсации.

В целом факт ранней (до выдачи патента) публикации заявки может произвести следующий негативный эффект.

Дело в том, что решение об отказе в выдаче патента, принимаемое после публикации заявки, дает конкуренту заявителя возможность безвозмездного использования ноу-хау, содержащегося в материалах заявки. Этот эффект особенно проявляет себя в том случае, когда заявка удовлетворяет критерию новизны, но не квалифицируется по параметру изобретательского уровня. Новая информация и будет тем ноу-хау, с которым может легально ознакомиться любое третье лицо.

Несмотря на всю спорность механизма установления объема имущественных гарантий заявителя на период после публикации заявки до выдачи патента, практически все страны, где применяется институт временной охраны, идут по пути предоставления ограниченной охраны. Такой путь избран и российским законодателем.

Согласно п. 1 ст. 1392 ГК РФ изобретению, на которое подана заявка в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, со дня публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы изобретения, но не более чем в объеме, определяемом формулой, содержащейся в решении указанного федерального органа о выдаче патента на изобретение.

В данной норме законодатель фиксирует:

• примерные временные рамки действия временной правовой охраны;
• примерный объем временной правовой охраны.

Временные рамки действия правовой охраны ограничены, с одной стороны, датой публикации сведений о заявке, а с другой — датой публикации сведений о выдаче патента. Как первая из указанных дат, так и вторая не имеют жесткой фиксации. Первая, к примеру, приурочена к истечению 18-месячного срока с даты подачи заявки, но может наступить при условии подачи заявителем соответствующего ходатайства и раньше. Вторая дата будет зависеть от времени подачи заявителем или третьим лицом ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу и сроков проведения указанной экспертизы.

Объем правовой охраны ориентирован на опубликованную формулу предполагаемого изобретения, но окончательная его корректировка может быть осуществлена по объему охраны, устанавливаемому формулой, содержащейся в решении о выдаче патента. Разница между указанными объемами есть не что иное, как разница между предметным пределом прав обладателя «условного» патента и предметным пределом прав обладателя реального патента.

Первый из названных пределов, определяемый заявочными притязаниями, как правило, шире второго. Из этого следует, что использование заявленного изобретения и использование запатентованного изобретения не одно и то же действие.

Согласно п. 3 ст. 1392 ГК РФ лицо, использующее заявленное изобретение в период временной правовой охраны, выплачивает патентообладателю после получения им патента денежную компенсацию. При этом размер компенсации определяется соглашением сторон, а в случае спора — судом.

Поскольку объем правовой охраны по максимуму фиксируется в выданной, а не в заявительной формуле изобретения, постольку денежная компенсация должна рассчитываться исходя из презумпции использования запатентованного изобретения, хотя фактически в период действия временной охраны может использоваться только заявленное изобретение.

По ранее действовавшему законодательству денежная компенсация подлежала выплате также лицом, использующим изобретение до даты публикации сведений о заявке. Эта весьма нечетко артикулированная законодательством ситуация была предусмотрена п. 4 ст. 22 Патентного закона РФ. Она не имела отношения ни к временной правовой охране, как ошибочно полагал С.П. Гришаев³Патентный закон Российской Федерации: Постатейный научно-практический комментарий // Серия «Библиотечка «Российской газеты». 2003. Вып. № 9. С. 89., ни к преждепользованию.

Действие временной правовой охраны во всех странах начинается с даты публикации сведений о заявке. В п. 4 ст. 22 Патентного закона РФ речь шла об использовании до этой даты, причем о правомерном, очевидно, использовании. В противном случае действовала норма ст. 147 УК РФ, согласно которой незаконное использование изобретения, разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения до официальной публикации сведений о нем являются уголовно наказуемыми деяниями.

Использование изобретения до даты публикации сведений о заявке не подпадало и под признаки преждепользования, поскольку в последнем случае использование должно начаться до даты приоритета, а само изобретение должно быть создано независимо от автора, считающегося его создателем по закону.

Во всяком случае лицо, использующее заявленное изобретение до даты публикации сведений о заявке, было обязано выплачивать заявителю соразмерную компенсацию после получения последним патента. При этом компенсационный период должен был исчисляться с даты уведомления заявителем использующего изобретение лица о поданной заявке на выдачу патента.

Временная правовая охрана считается ненаступившей, если заявка на изобретение была отозвана или признана отозванной либо по заявке на изобретение принято решение об отказе в выдаче патента и исчерпана предусмотренная законом возможность подачи возражения против этого решения.