Условия патентоспособности изобретения

В процессе становления патентного права возникла проблема распознавания изобретений, сводящаяся к задаче определения границы между подлинными изобретениями, служащими техническому прогрессу и являющимися полезными для общества, и техническими решениями, не относящимися к таковым, но претендующими на правовую охрану.

На ранних этапах изобретательства в эпоху привилегий, которые выдавались без какого-либо предварительного рассмотрения, т.е. факультативно, указанной проблемы не существовало. Она была порождена переходом от факультативного принципа дарования привилегий к облигаторному принципу выдачи патентов, т.е. в тот период развития изобретательства, когда на выдачу патента стали смотреть как на обязанность, а не как на милость. Тогда же возник вопрос и о наделении изобретателя правом требования юридической монополии, границы которой должны быть определяемы по единым для всех типов изобретений правилам. Указанные правила надлежало с использованием юридического инструментария формализовать в каком-либо нормативно-правовом акте, желательно в ранге закона, который мог бы служить ориентиром для патентных экспертов и юрисдикционных органов, а самое главное, устанавливал бы предварительное рассмотрение изобретательских предложений на предмет их распознавания в качестве объектов, подлежащих охране нормами права.

Правовой наукой в качестве инструментов юридической техники распознавания были предложены качественные параметры экспертной оценки изобретательских предложений, известные как критерии или условия патентоспособности изобретений. Сегодня общепризнанно, что изобретательское предложение должно оцениваться экспертными методами по критериям новизны, изобретательского уровня (неочевидности) и пригодности для промышленного применения.

Указанные критерии сформировались в современном их виде не сразу, а развивались и уточнялись одновременно с углублением технических знаний и совершенствованием институтов правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности. Так, Положением об изобретениях от 30 июня 1919 г. при оценке охраноспособности изобретения учитывались требования новизны, полезности, существенной новизны, нового технического эффекта, пригодности и целесообразности. В Положении об изобретениях и технических усовершенствованиях 1931 г. нормативными признаками изобретения устанавливались: новизна, возможность выполнения промышленным путем, существенные отличия. Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1959 г. вводились критерии существенной новизны, решения технической задачи, положительного эффекта. Согласно Положению об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г. критериями охраноспособности назывались: техническое решение задачи, новизна, существенные отличия, положительный эффект. Наряду с составом критериев менялась и их содержательная сторона. При этом зачастую нормативные акты не раскрывали содержание тех либо иных критериев.

Заявленное техническое решение должно одновременно удовлетворять всем установленным действующим законодательством критериям (условиям) патентоспособности. Удовлетворяющему условиям патентоспособности техническому решению предоставляется правовая охрана, т.е. оно становится официально признанным объектом охраны, право на который удостоверяет патент на изобретение.

Таким образом, патентоспособность изобретения — это юридическое свойство технического решения, необходимое для признания его в установленном законом порядке объектом правовой охраны.

Патентоспособность как одно из свойств технического решения следует отличать от его охраноспособности. Понятие охраноспособности более широкое, хотя во время действия в нашей стране прежнего законодательства об изобретательстве употреблялся термин «критерии охраноспособности», который синонимичен современному термину «условия патентоспособности». Более широкое значение понятия охраноспособности в современном его толковании обусловлено тем обстоятельством, что всякое патентоспособное изобретение охраноспособно, но не каждое охраноспособное изобретение патентоспособно. Это наиболее отчетливо проявляется при патентовании изобретений в других странах. Так, охраноспособные в принципе изобретения, объектами которых являются лекарственные средства, патентоспособны в России, но непатентоспособны, например, в Китае, Индии и Южной Корее. Или другой пример из области правовой охраны секретных изобретений. Во многих странах закрытые технические решения подлежат правовой охране, но патент на них выдается далеко не в каждой стране.

Новизна изобретения является первым в историческом плане условием патентоспособности. Критерий новизны впервые был введен в США законом 1836 г., в соответствии с которым предусматривалось обязательное исследование предполагаемых изобретений на новизну и с этой целью учреждалось патентное ведомство — Patent Office¹Раевич С.И. Политика изобретательства и политика двух систем в период общего кризиса капитализма. М., Л., 1934. С. 4.. В России критерий новизны как требования к изобретению, при соблюдении которого оно могло быть защищено патентом, был установлен законом 1870 г.²Следует указать и на более ранние периоды действия российского законодательства. которое содержало требования новизны изобретения. А.А. Пиленко, анализируя Положение о привилегиях 1833 г. и сопоставляя его отдельные части, приходит к выводу о том, что конструкция понятия «новое изобретение» опирается на то обстоятельство, что «изобретение не считалось новым, если оно к моменту обсуждения дела в Сенате уже описано или вошло где-нибудь в употребление» (Пиленко А.А. Право изобретателя. М.. 2001. С. 161). Впрочем, это касалось изобретений, в отношении которых подавались просьбы о привилегии, а не просьбы о выдаче патента. Впоследствии данный критерий почти всегда выступал согласно действовавшему законодательству в качестве одного из условий охраноспособности изобретений. Сохранен он и сегодня. В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1350 ГК РФ изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Юридической наукой и практикой патентования изобретений выработаны юридически значимые характеристики критерия новизны. К ним относятся:

характер новизны;
масштаб новизны;
дата установления новизны;
характер и объем информации, противопоставляемой заявленному техническому решению;
льготы по новизне.

Характер новизны изобретения. Новизна может характеризоваться субъективными представлениями автора или третьих лиц либо объективно существующей и доступной информацией. Если изобретение до момента его создания в форме технического решения задачи было неизвестно автору либо неопределенному кругу лиц, имеет место субъективная новизна изобретения. Если изобретение неизвестно из объективно существующей и доступной информации, обобщенно именуемой уровнем техники, — налицо объективная новизна изобретения. Создание изобретения, обладающего только субъективной новизной, не может рассматриваться в качестве общезначимого акта, а следовательно, и юридически значимого действия, поэтому российское патентное законодательство, равно как и патентное законодательство других государств, требует наличия прежде всего объективной новизны, т.е. новизны самого технического решения, а не субъективного представления о новизне автора изобретения. Указанное требование закреплено в п. 2 ст. 1350 ГК РФ, согласно которому изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Масштаб новизны изобретения характеризует какую-либо территорию, в пределах которой заявленное техническое решение не должно быть почерпнуто из общедоступной информации до даты его приоритета. Различают местную новизну, относительную мировую новизну и абсолютную мировую новизну.

Местная новизна указывает на территорию одного государства, в пределах которой стали известны сведения, включаемые в уровень техники.

Относительная мировая новизна указывает на территорию всех государств (на весь мир), где стали известны сведения, относящиеся к конкретной области техники и включаемые в ее уровень.

Абсолютная мировая новизна указывает на территорию всех государств (на весь мир), где стали известны любые сведения, включаемые в уровень техники.

Российский законодатель устанавливает по отношению к изобретениям требование абсолютной мировой новизны. Согласно абз. 3 п. 2 ст. 1350 ГК РФ уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено. При этом датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

для опубликованных патентных документов — указанная на них дата опубликования;
для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР — указанная на них дата подписания в печать;
для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий — дата выпуска в свет³Согласно п. (3) ст. 3 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений 1886 г. под опубликованными (выпушенными в свет) произведениями следует понимать произведения, опубликованные с согласия их авторов, каков бы ни был способ изготовления экземпляров, при условии, если эти экземпляры выпушены в обращение в количестве, способном удовлетворять разумные потребности публики, принимая во внимание характер произведения. Не является опубликованием представление драматического, музыкально-драматического или кинематографического произведения, исполнение музыкального произведения, публичное чтение литературного произведения, сообщение по проводам или передача в эфир литературных или художественных произведений, показ произведения искусства и сооружение произведения архитектуры., а при отсутствии возможности ее установления — последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;
для депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других материалов — дата их депонирования;
для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, — дата поступления в эти органы;
для нормативно-технической документации — дата ее регистрации в уполномоченном на это органе;
для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи, — дата их поступления в библиотеку;
для принятых на конкурс работ — дата их выкладки для ознакомления, подтвержденная документами, относящимися к проведению конкурса;
для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) — документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;
для экспонатов, помещенных на выставке, — документально подтвержденная дата их показа;
для устных докладов, лекций, выступлений — дата доклада, лекции, выступления, если они зафиксированы аппаратурой звуковой записи или стенографически в порядке, установленном действовавшими на указанную дату правилами проведения соответствующих мероприятий;
для сообщений по радио, телевидению, в кино — дата такого сообщения, если оно зафиксировано на соответствующем носителе информации в установленном порядке, действовавшем на указанную дату;
для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, — документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;
для сведений, полученных в электронном виде — через Интернет, через онлайн-доступ, отличный от сети «Интернет», и на CD и DVD-ROM дисках — либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них представлена, либо, если эта дата отсутствует, — дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Дата установления новизны изобретения согласно абз. 3 п. 2 ст. 1350 ГК РФ приурочена к дате приоритета. В соответствии с п. 1 ст. 1381 ГК РФ приоритет изобретения устанавливается по дате подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Датой подачи заявки считается дата поступления заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка. При неодновременном представлении указанных документов датой подачи заявки считается дата поступления последнего из них.

В качестве заявления о выдаче патента для целей установления даты подачи заявки наряду с заявлением могут быть признаны документ или несколько документов, представленные на русском языке и содержащие явное или подразумеваемое указание на то, что эти и другие, поступившие вместе с ними документы в совокупности (первоначальные документы) следует рассматривать как заявку на выдачу патента на изобретение, а также указания, позволяющие установить, кто является заявителем. В качестве описания изобретения для целей даты подачи заявки может быть признан документ, представленный на любом языке, внешне выглядящий как описание.

Если первоначально поступившие документы не удовлетворяют установленным требованиям или установлено, что в документе, признанном в качестве описания, предположительно отсутствует какая- либо часть или отсутствует чертеж, на который имеется ссылка в указанном документе, заявителю предлагается устранить эти недостатки в течение двух месяцев с даты получения им запроса. При поступлении до истечения двух месяцев с даты получения заявителем запроса дополнительных материалов, устраняющих недостатки заявки, в качестве даты подачи заявки устанавливается дата поступления недостающих части описания или чертежа или дата, на которую окажутся выполненными все требования к заявлению и описанию, в зависимости от того, какая из них является более поздней. При непредоставлении в двухмесячный срок запрашиваемых материалов или просьбы о продлении срока их представления заявка признается отозванной.

В случае, если после поступления первоначальных документов, не удовлетворяющих установленным требованиям, запрос не был направлен в связи с отсутствием в первоначальных документах указаний, позволяющих связаться с заявителем, в качестве даты подачи заявки устанавливается дата поступления недостающих части описания или чертежа или дата, на которую окажутся выполненными установленные требования к заявлению и описанию, в зависимости оттого, какая из них является более поздней, при условии представления дополнительных материалов, устраняющих недостатки заявки, в течение двух месяцев с даты поступления первоначальных документов.

При изъятии заявителем представленных им недостающих части описания или чертежа не позднее двух месяцев с даты представления этих материалов в качестве даты подачи заявки устанавливается дата, на которую выполнены установленные требования к заявлению и описанию.

В случае представления недостающих части описания или чертежа в установленные сроки (до истечения двух месяцев с даты получения заявителем запроса либо в течение двух месяцев с даты поступления первоначальных документов) по заявке, в которой на дату поступления первоначальных документов испрашивается приоритет по дате поступления дополнительных материалов, если они оформлены в качестве самостоятельной заявки, или приоритет по дате подачи тем же заявителем более ранней заявки, раскрывающей это изобретение, либо приоритет по выделенной заявке, при установлении даты подачи заявки в качестве даты, на которую выполнены установленные к заявлению и описанию требования, может быть установлена дата представления первоначальных документов с недостающей частью описания или чертежом. Данное правило выполняется при условии подачи ходатайства об установлении указанной даты, содержащего указание на нахождение недостающих части описания или чертежа соответственно в дополнительных материалах к ранее поданной заявке, более ранней заявке или первоначальной заявке, являющихся основанием для испрашивания приоритета.

В случае представления недостающих части описания или чертежа в установленные сроки по заявке, в которой на дату поступления первоначальных документов испрашивается конвенционный приоритет, при установлении даты подачи заявки в качестве даты на которую выполнены установленные требования к заявлению и описанию, может быть установлена дата представления первоначальных документов с недостающей частью описания или чертежом. Данное правило выполняется при условии подачи ходатайства об установлении указанной даты, содержащего указание на нахождение недостающих части описания или чертежа в первой заявке, поданной в государстве — участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Кроме того, должно быть соблюдено условие о представлении заверенной копии первой заявки с указанием даты ее подачи и перевода первой заявки на русский язык, если она была подана не на русском языке, не позднее 16 месяцев с даты подачи этой заявки (при наличии нескольких таких заявок — с наиболее ранней даты их подачи).

Для целей установления даты подачи заявки ссылка в первоначальных документах на ранее поданную заявителем, его правопреемником или правопредшественником заявку заменяет описание и чертежи. Условиями такой замены являются:

ссылка сделана на русском языке и содержит указание на то, что она приведена для замены описания и чертежей в целях установления даты подачи;
наличие указания на ведомство, в которое подана заявка, на которую дана ссылка;
наличие номера заявки и даты ее подачи.

Кроме того, не позднее двух месяцев с даты поступления первоначальных документов, содержащих такую ссылку, заявитель должен представить копию ранее поданной заявки и ее перевод на русский язык, если она была подана в зарубежное ведомство и (или) не на русском языке.

Характер и объем информации, противопоставляемой заявленному изобретению. Вопрос о характере и объеме информации, противопоставляемой заявленному изобретению, достаточно дискуссионный. На разных этапах развития изобретательства к его решению подходили неодинаково. В прошлом, например, многие системы патентования изобретений относили неопубликованные заявки к категории документов, недоступных для общественности, поэтому их содержание не могло использоваться для оценки известного уровня техники. В настоящее время при исследовании новизны изобретений в уровень техники включается в ряде случаев и информация, не ставшая общедоступной до даты приоритета заявленного технического решения. Примером может служить правило, закрепленное в абз. 4 п. 2 ст. 1350 ГК РФ, согласно которому при установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются, при условии их более раннего приоритета, все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо (выложенные заявки, сведения о выдаче патента на изобретение или полезную модель), а также запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели. При этом заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники для целей проверки новизны при соблюдении совокупности следующих условий:

заявка подана в Российской Федерации (к заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Российской Федерации, и международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание СССР или РФ в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а также евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки)⁴В соответствии сост. 16 Евразийской патентной конвенции до истечения шести месяцев с даты получения заявителем уведомления Евразийского ведомства об отказе в выдаче евразийского патента либо с даты получения заявителем уведомления об отказе в удовлетворении возражения заявитель может подать в Евразийское ведомство ходатайство с указанием договаривающихся государств, в которых он хочет получить патент по национальной процедуре. Евразийская заявка, в отношении которой было принято такое решение и которая является предметом такого ходатайства, считается правильно оформленной национальной заявкой, поданной в национальное ведомство с той же датой подачи и, если таковая имеется, датой приоритета, что и евразийская заявка, и подлежит дальнейшей процедуре в национальном ведомстве при условии, что заявитель уплатит национальному ведомству требуемые национальные пошлины.;
заявка подана другим лицом, т.е. другим заявителем;
с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо, а международная заявка опубликована Международным бюро ВОИС на русском языке и действие ее в России не прекращено.

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи. Если эта дата более поздняя, чем дата приоритета рассматриваемой заявки, то заявка с более ранним приоритетом включается в уровень техники в части ее содержания, совпадающей с содержанием документов, послуживших основанием для установления приоритета.

В уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе тем же лицом) в России. Указанные объекты включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем государственном реестре, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

Изобретение признается известным из уровня техники и не соответствует условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения. Если заявленное изобретение охарактеризовано в виде применения по определенному назначению, то оно не признается соответствующим условию новизны при обнаружении источника информации, из которого известно применение того же продукта или способа по такому же назначению.

В случае публикации сведений о заявке на изобретение, которая на дату публикации была отозвана или признана отозванной, такие сведения не включаются в уровень техники в отношении последующих заявок того же заявителя, поданных до истечения 12 месяцев с даты публикации сведений о заявке на изобретение.

Льгота по новизне. Во многих государствах согласно внутреннему законодательству в целях сохранения новизны заявленного изобретения установлен институт временной охраны изобретений, воплощенных в продуктах, экспонируемых на официальных или официально признанных международных выставках. Требование об установлении в национальном патентном законодательстве института временной охраны сформулировано в ст. 11 Парижской конвенции по охране промышленной собственности. При этом указанная охрана может обеспечиваться национальным законодательством двумя путями:

установлением льготы по приоритету;
установлением льготы по новизне.

Суть льготы по новизне заключается в том, что экспонирование продукта, содержащего предполагаемое изобретение на выставке в течение определенного времени, не опровергает его новизны. В данном случае льготный срок отсчитывается ретроспективно от даты подачи заявки, а не от даты помещения продукта на выставку.

Российское законодательство идет по пути установления льготы по новизне. Это было как в ранее действовавшем законодательстве по изобретательству (п. 53 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 г.), так и в современном патентном законодательстве. Согласно п. 3 ст. 1350 ГК РФ не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, такое раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Формула льготы по новизне, предлагаемая российским законодателем, таким образом, не ограничена случаями открытого показа продукта, содержащего информацию о сущности изобретения, а распространяется на любые добросовестные формы раскрытия информации, относящейся к изобретению и сделавшей сведения о его сущности общедоступными. Признаком добросовестности раскрытия информации будет являться факт получения сведений о сущности изобретения от автора, заявителя либо с их согласия. Раскрытие сведений о сущности изобретения, полученных нелегальным путем, например методами промышленного шпионажа, не будет являться основанием для предоставления льготы по новизне.

Изобретательский уровень. Изобретательский уровень выступает в качестве второго условия патентоспособности изобретения. Данное условие призвано с наибольшей степенью объективности решить проблему отграничения нового технического решения, имеющего творческий характер, от прочих конструкторских и проектных решений и, кроме того, выявить своеобразную дистанцию между изобретательским предложением и существующим на данный момент времени уровнем техники. Задача эта непростая, поскольку преследует цель установления в изобретательском предложении элементов творчества, т.е. того продукта человеческого разума, который еще не существовал до данного творческого акта.

Как и условие о новизне изобретения, критерий изобретательского уровня является результатом эволюции процесса оценки творческого характера деятельности изобретателя.

Первым российским законом, вводившим критерий оценки творческого характера деятельности изобретателя, был закон 1896 г., имевший название «Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования». Согласно этому закону одним из условий патентоспособности был принят критерий существенных отличий, а в структуру описания изобретений вводился специальный раздел — «Предмет изобретения», содержащий требование краткого изложения отличительных особенностей заявляемого изобретательского предложения. Основные положения закона 1896 г. действовали вплоть до революции 1917 г.

В советское время критерий оценки творческого характера деятельности изобретателя был подвержен законодательным изменениям как терминологического, так и сущностного характера.

Так, в п. 27 разд. III Постановления ЦИК и СНК от 12 сентября 1924 г. «О введении в действие постановления о патентах на изобретения» содержалось требование о наличии в описании изобретения отчетливо сформулированных существенных отличительных признаков изобретения.

Аналогичное правило было установлено и в и. 39 разд. IV Положения об изобретениях и технических усовершенствованиях, утвержденного Постановлением Правительства от 9 апреля 1931 г. № 3/256. Положением об изобретениях и технических усовершенствованиях, утвержденным СНК Союза ССР 5 марта 1941 г. (п. 29 разд. III), вводится условие существенной новизны, которое между тем не было раскрыто в нормативных документах того времени.

Критерий существенной новизны был сохранен и в Положении об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1959 г. Этим Положением был сделан значительный шаг вперед в раскрытии понятия «существенная новизна технического предложения». Согласно п. 36 названного Положения авторское свидетельство не выдается, если сущность предполагаемого изобретения до подачи заявки была раскрыта ранее выданными авторскими свидетельствами, советскими, досоветскими и иностранными патентами, ранее поданными заявками, отечественной и зарубежной литературой, опубликованными отчетами научно-исследовательских и проектно-конструкторских учреждений, принятыми на конкурс работами, диссертациями, а также сведениями о применении изобретения или иным путем настолько, что стало возможным его осуществление.

После выяснения на практике весьма слабых отграничительных возможностей критерия существенной новизны первоначально за рубежом были выработаны альтернативные условия патентоспособности, а именно: неочевидность, высокий уровень творчества, изобретательский шаг. В СССР условие существенной новизны было в 1974 г. заменено двумя критериями: новизной и существенными отличиями.

Критерий существенности отличий неоднократно менял свое содержание с точки зрения доказательственного инструментария его наличия и был заменен Патентным законом РФ 1992 года на условие изобретательского уровня.

Согласно абз. 3 и. 1 ст. 4 Патентного закона РФ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Формула изобретательского уровня в действующем законодательстве закреплена нормой абз. 2 п. 2 ст. 1350 ГК РФ. Согласно указанной норме изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Ключевыми в приведенной формуле изобретательского уровня являются понятия «специалист», «исследование явным образом» и «уровень техники».

Действующее законодательство не раскрывает понятия «специалист», а само оно является юридической фикцией. Определенные разъяснения на этот счет имеются в п. 5.8 разд. 5 Правил составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в Евразийском патентном ведомстве⁵Приложение № 4 к Комментарию евразийского патентного законодательства / В.И. Блинников. А.Н. Григорьев. В.И. Еременко. М., 2003. С. 214-318.. Согласно указанному пункту под понятием «специалист» для целей проверки соответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» подразумевается лицо, квалификация которого, соответствующая среднему уровню в данной области техники, позволила бы ему осуществить заявленное изобретение.

В случае рассмотрения заявок, касающихся нескольких технических областей, под понятием «специалист» подразумевается группа лиц, которые в совокупности обладают указанными качествами.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

При анализе заявленного технического решения на соответствие указанному понятию экспертным органом осуществляются следующие действия:

определение наиболее близкого аналога (прототипа);
выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от прототипа;
выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;
анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Понятие «уровень техники» для целей установления изобретательского уровня в основном коррелирует с понятием уровня техники для целей проверки новизны. Вместе с тем следует учитывать, что при установлении изобретательского уровня используется несколько иная методика анализа уровня техники.

Новизна — это новая совокупность существенных признаков, оцениваемая по конкретному аналогу, входящему в уровень техники. Изобретательский уровень — это один или несколько новых существенных признаков в указанной совокупности, оцениваемых по всему спектру общедоступных сведений, входящих в уровень техники.

Кроме того, при определении изобретательского уровня в уровень техники не включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в РФ другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо, а также запатентованные в РФ изобретения и полезные модели⁶К заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов РФ, и международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и в которой содержится указание СССР или РФ в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а также евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки в соответствии сост. 16 Евразийской патентной конвенции..

Особенности установления изобретательского уровня. В гл. 72 ГК РФ определены лишь наиболее значимые, принципиальные правила, касающиеся установления изобретательского уровня. Указанные правила детализированы соответствующим регламентом, в частности путем формулировки дополнительных позитивных и негативных критериев, а также посредством конкретизации структуры формулы изобретения. Дополнительные позитивные критерии уточняют перечень некоторых объектов изобретения, которые соответствуют изобретательскому уровню либо не рассматриваются как не соответствующие изобретательскому уровню.

Условию изобретательского уровня соответствуют, в частности:

способы получения новых химических соединений (класса, группы) с установленной структурой;
способы получения известных химических соединений (класса, группы) с установленной структурой, если они основаны на новой для данного класса или группы соединений реакции или на известной для данного класса или группы соединений реакции, условия проведения которой не известны;
композиция, состоящая, по крайней мере, из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, возможность достижения которого не вытекает из уровня техники (т.е. проявляющая свойства обоих ингредиентов, но количественные показатели хотя бы одного из этих свойств выше показателей свойств отдельного ингредиента);
химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное и при этом проявляющее новые, не известные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении (селективное изобретение).

Изобретение не рассматривается как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения технического результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки.

Дополнительные негативные критерии содержат перечень признаков, свидетельствующих о несоответствии заявленного технического решения изобретательскому уровню.

Так, не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений;
на замене какой-либо части известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены:
на исключении какой-либо части средства (элемента, действия) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (упрощение конструкции, уменьшение массы, габаритов, материалоемкости, повышение надежности, сокращение продолжительности процесса и пр.);
на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий;
на выполнении известного средства или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала;
на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними;
на применении известного продукта или способа по определенному назначению, если возможность реализации этого назначения обусловлена его известными свойствами, структурой, выполнением и известно, что именно такие свойства, структура, выполнение необходимы для реализации этого назначения.

Не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида.

Если заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной формуле, содержащей зависимые пункты, признано соответствующим условию изобретательского уровня в отношении независимого пункта, дальнейшая проверка в отношении зависимых пунктов формулы не производится.

Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, имеющей зависимые пункты, не соответствует условию изобретательского уровня, дальнейшее рассмотрение заявки производится по специально установленной схеме. В частности, если эксперт пришел к выводу о непатентоспособности изобретения в отношении независимого пункта ввиду его несоответствия условиям изобретательского уровня, заявителю сообщается об этом и предлагается высказать мнение о целесообразности дальнейшего рассмотрения заявки с представлением, в случае подтверждения такой целесообразности, скорректированной формулы изобретения. В случае, когда эксперту известны источники информации, которые могли бы быть приняты во внимание при условии включения содержания зависимых пунктов в независимый пункт, заявителю может быть сообщено об этом. Если установлено несоответствие условию изобретательского уровня изобретения, охарактеризованного формулой, не имеющей зависимых пунктов, заявителю может быть направлен запрос и предложено представить свое мнение, а при необходимости и скорректированную формулу изобретения.

Известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общеизвестных в конкретной области техники знаниях, без указания каких-либо источников информации.

К особенностям установления изобретательского уровня следует отнести и предлагаемую законодателем формулу п. 3 ст. 1350 ГК РФ, толкование которой не оставляет сомнения в том, что при исследовании заявленного технического решения на наличие изобретательского уровня должен учитываться льготный шестимесячный срок для раскрытия информации, относящейся к изобретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них эту информацию.

Промышленная применимость. Промышленная применимость выступает в качестве третьего из установленных законом условий патентоспособности изобретения. В новейшее время данное условие было впервые сформулировано отечественным законодателем в Законе СССР «Об изобретениях в СССР» 1991 г. Между тем и в более отдаленной исторической ретроспективе использовались совпадающие с промышленной применимостью по многим характеристикам критерии охраноспособности технических решений. Так, в п. 1 разд. 1 Постановления о патентах на изобретения 1924 г. указывалось, что патенты выдаются на новые изобретения, допускающие промышленное использование. В Положении об изобретениях и технических усовершенствованиях 1931 г. содержалось правило о том, что патенты выдаются только на новые изобретения, которые могут быть выполнены промышленным путем. Аналогичная норма была закреплена и в Положении об изобретениях и технических усовершенствованиях 1941 г.

В нормативных актах более позднего периода (имеются в виду Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1959 и 1973 гг.) наиболее близкими к рассматриваемому условию являлись соответственно критерии решения технической задачи и технического решения задачи.

Законодательству других стран также известны сходные с условием промышленной применимости критерии полезности, технической прогрессивности, пригодности для промышленного применения.

Критерий промышленной применимости широко используется в качестве одного из требований, предъявляемых к изобретению и в международных соглашениях. Так, указанный критерий предусмотрен положениями Европейской патентной конвенции. Евразийской патентной конвенции. Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.

Согласно абз. 1 п. 4 ст. 1350 ГК РФ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, го достаточно широкая формулировка, определяющая принципиальную возможность использования технического решения в различных областях человеческой деятельности. Ключевым в приведенном определении является термин «может быть использовано». Что он означает?

Во-первых, то, что идеальное по своей природе техническое решение задачи допускает принципиальную (реальную или потенциальную) возможность своего воплощения (осуществления) в продукте или способе.

Во-вторых, техническое решение обладает признаками, позволяющими получить в результате его осуществления заявленный технический эффект.

В-третьих, технический эффект достигается вследствие наличия в продукте либо использования в способе каждого признака технического решения, приведенного в независимом пункте его формулы.

Содержание указанных значений условия промышленной применимости раскрывается в соответствующем регламенте.

Содержание условия промышленной применимости. При определении патентоспособности изобретения по критерию промышленной применимости проверяются следующие данные:

указание назначения изобретения в описании, содержавшемся в заявке на дату подачи либо в описании или формуле изобретения (если на дату подачи заявка содержала формулу), либо в документах, послуживших основанием для испрашивания приоритета (если испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки);
сведения о средствах и методах, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения;
сведения, содержащие примеры осуществления изобретения, если о возможности осуществления изобретения и реализации его назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные.

При этом для изобретения, относящегося к устройству, должна быть описана его конструкция (в статическом состоянии) и действие устройства (работа) или способ использования со ссылками на фигуры чертежей, а при необходимости — на иные поясняющие материалы (эпюры, временные диаграммы и т.п.). Если устройство содержит элемент, охарактеризованный на функциональном уровне, и описываемая форма реализации предполагает использование программируемого (настраиваемого) многофункционального средства, то представляются сведения, подтверждающие возможность выполнения таким средством конкретной предписываемой ему в составе данного устройства функции. В случае, если в числе таких сведений приводится алгоритм, в частности вычислительный, его представляют, как правило, в виде блок-схемы либо соответствующего математического выражения.

Для изобретения, относящегося к химическому соединению с установленной структурой, приводятся структурная формула, доказанная известными методами, физико-химические константы, описывается способ, которым соединение получено, и показывается возможность использования изобретения по указанному назначению.

Если химическое соединение получено с использованием штамма микроорганизма, линии клеток растений или животных, описывается способ его получения с участием этого штамма, линии, данных о них, а при необходимости сведения о депонировании. Биологически активное соединение описывается количественной характеристикой активности, сведениями о токсичности, избирательности действия и другими показателями.

Если изобретение относится к средству для лечения, диагностики или профилактики определенного состояния или заболевания людей или животных, приводятся достоверные данные, подтверждающие его пригодность для реализации назначения, в частности сведения о влиянии этого средства на определенные звенья физиологических или патологических процессов или о связи с ними.

Если изобретение относится к группе (ряду) химических соединений с установленной структурой, описываемых общей структурной формулой, подтверждается возможность получения всех соединений группы (ряда) путем приведения общей схемы способа получения, а также примера получения конкретного соединения группы (ряда), а если они включают соединения с разными по химической природе радикалами — примеров, достаточных для подтверждения возможности получения соединений с этими разными радикалами.

Для получения соединений приводятся также их структурные формулы, подтвержденные известными методами, физико-химические константы, доказательства возможности реализации указанного назначения с подтверждением такой возможности в отношении некоторых соединений с разными по химической природе радикалами.

Если изобретение относится к промежуточному соединению, показывается также возможность его переработки в конечный известный продукт либо возможность получения из него нового конечного продукта с конкретным назначением или биологической активностью.

Если изобретение относится к нуклеиновым кислотам или белкам, приводится указание номера последовательности в перечне последовательностей нуклеотидов либо аминокислот, а также физико-химические и иные характеристики, позволяющие отличить данный продукт от других. Кроме того, описывается способ, которым продукт получен, и показывается возможность использования этого продукта по определенному назначению.

Если изобретение относится к композиции (смеси, раствору, сплаву, стеклу и т.п.), приводятся примеры, в которых указываются ингредиенты, входящие в состав композиции, их характеристики и количественное содержание. Описывается способ получения композиции, а если она содержит в качестве ингредиента новое вещество, описывается способ его получения.

Для изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, линии клеток растений или животных либо их консорциумам, приводится описание способа получения штамма, линии, консорциума. Если такого описания недостаточно для осуществления изобретения, представляются сведения об их депонировании. При этом депонирование для целей патентной процедуры считается осуществленным, если штамм, линия или консорциум помещены в международный орган по депонированию, предусмотренный Будапештским договором о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры 1977 г., или в уполномоченную на их депонирование российскую коллекцию, гарантирующую поддержание жизнеспособности объекта в течение, по меньшей мере, срока действия патента. Кроме того, описывается пример использования штамма, линии или консорциума по заявленному назначению.

Для изобретения, относящегося к генетической конструкции, приводятся сведения о ее конструктивном выполнении, способе получения и данные, подтверждающие возможность реализации указанного назначения. Если признак генетической конструкции в формуле изобретения охарактеризован с использованием общего понятия, подтверждается возможность получения ряда генетических конструкций с реализацией указанного назначения.

Для изобретения, относящегося к способу, в примерах его реализации указываются последовательность действий (приемов, операций) над материальным объектом, а также условия проведения действий, конкретные режимы, используемые при этом материальные средства (устройства, вещества, штаммы и т.п.), если это необходимо. Если способ характеризуется использованием средств, известных до даты приоритета изобретения, достаточно, чтобы эти средства были раскрыты в степени, необходимой для осуществления изобретения. При использовании в способе неизвестных веществ раскрывается способ их получения, а при использовании неизвестных штаммов или линий приводятся сведения об их депонировании или описание способа получения штамма или линии клеток, достаточное для осуществления изобретения.

Для изобретения, относящегося к способу получения группы (ряда) химических соединений, описываемых общей структурной формулой, приводится пример получения этим способом соединения группы (ряда), а если группа (ряд) включает соединения с разными по химической природе радикалами, приводится такое количество примеров, которое достаточно для подтверждения возможности получения соединений с этими разными радикалами. Для полученных соединений, входящих в группу (ряд), приводятся структурные формулы, подтвержденные известными методами, и физико-химические характеристики, а для неизвестных соединений и для известных соединений, назначение которых ранее не было установлено, — также сведения о назначении или биологической активности.

Для изобретений, относящихся к способам получения химических соединений с неустановленной структурой или смесей неустановленного состава, приводятся характеристики, позволяющие отличить данные соединения от других, сведения об исходных реагентах для получения соединений или смесей, а также данные, подтверждающие возможность реализации указанного заявителем назначения этих соединений или смесей, в частности сведения о свойствах, обусловливающих такое назначение.

Для изобретения, относящегося к способу лечения, диагностики, профилактики состояния или заболевания людей или животных, приводятся сведения о выявленных факторах, объясняющих влияние его использования на этиопатогенез заболевания, или другие достоверные данные, подтверждающие его пригодность для лечения, диагностики или профилактики указанного состояния или заболевания.

Для изобретения, охарактеризованного в виде применения по определенному назначению, приводятся сведения, подтверждающие возможность реализации применяемым объектом этого назначения, а если применяемый объект не является известным, — также сведения, достаточные для его получения.

Если экспертом установлено, что все предусмотренные действующим законодательством требования к условию промышленной применимости соблюдены, заявленное техническое решение признается соответствующим данному критерию.

При несоблюдении хотя бы одного из установленных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости. В этом случае заявителю может быть направлен запрос с изложением соответствующих доводов и с предложением высказать свое мнение и скорректировать формулу изобретения.

В отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.