Приобретение и использование исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ и услуг

Недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг, представляет собой самостоятельную разновидность актов недобросовестной конкуренции, тесно соединенную с недобросовестными действиями, вводящими в заблуждение, а также актов, имеющих своим содержанием введение в оборот товаров с незаконным использованием средств индивидуализации продукции и средств индивидуализации участников гражданского оборота.

Действующее законодательство о защите конкуренции весьма лаконично формулирует запрет на осуществление конкурентных действий, связанных с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации, не раскрывая признаков недобросовестности в этих действиях, а лишь намекая на недопустимость антиконкурентной практики в договорных отношениях, предметом которых являются исключительные права на средства индивидуализации (п. 2 ст. 14 Федерального закона «О защите конкуренции»).

Как известно, приобретение исключительных прав на средства индивидуализации может осуществляться различными способами, существо которых зависит от объекта указанных прав или, что одно и то же, от вида средства индивидуализации. При этом термин «приобретение исключительных прав» в широком смысле будет означать не только их приобретение посредством отчуждения правообладателем, но и приобретение посредством предоставления соответствующего права на определенный срок. Кроме того, понятие «приобретение» включает в свой объем и приобретение исключительного права вследствие предоставления правовой охраны тому либо иному средству индивидуализации.

Следует отметить, что и ныне действующее законодательство о товарных знаках предусматривает возможность оспаривания и признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией (подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ).

Представляется, что указанное правило, а также и ранее действовавшая норма, закрепленная в подп. 4 п. 1 ст. 28 Закона о товарных знаках 2002 г., далеко не бесспорны с точки зрения юридической техники и следования облигаторному принципу предоставления правовой охраны товарному знаку, что приводит к неверному, на наш взгляд, их толкованию правоприменительными органами.

Действия, связанные с государственной регистрацией товарного знака, осуществляет, во-первых, не правообладатель, а заявитель, т.е. лицо, не наделенное исключительным правом на товарный знак.

Во-вторых, среди юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией товарного знака, осуществляемых не только заявителем, но и федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, нет ни одного действия, которое противоречило бы законодательству РФ, т.е. подпадало бы под признаки формулы недобросовестной конкуренции, закрепленные в п. 9 ст. 4 Федерального закона «О защите конкуренции».

В-третьих, государственная регистрация товарного знака осуществляется на основании решения федерального органа исполнительной власти, в принятии которого заявитель не участвует, а следовательно, и не несет ответственности за предоставление правовой охраны заявленному обозначению.

Приобретение исключительного права на товарный знак и знак обслуживания. Приобретение исключительного права на товарный знак и знак обслуживания вне рамок предоставления правовой охраны может осуществляться тремя основными способами:

по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак;
по лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака;
по договору коммерческой концессии.

По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне — приобретателю исключительного права¹Из приведенного определения, предложенного законодателем в п. 1 ст. 1488 ГК РФ, следует, что указанный договор может по своим юридическим характеристикам являться как консенсуальным, так и реальным. Фактически же по своей сути ни один договор, предметом которого является исключительное право, не может быть реальным..

Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может являться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Принято считать, что отчуждение исключительного права на товарный знак может рассматриваться как вводящее потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя в случаях, когда товарный знак содержит:

обозначение, представляющее собой государственный герб, флаг или эмблему;
официальное название государства, эмблему, сокращенное или полное наименование международной межправительственной организации;
официальное контрольное, гарантийное или пробирное клеймо, печать, награду и другой знак отличия или сходное с ними до степени смешения обозначение, которое было включено как неохраняемый элемент на основании согласия соответствующего компетентного органа или его правообладателя, если исключительное право отчуждается лицу, которому такое согласие не предоставлено;
обозначение, указывающее на место производства или сбыта товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если исключительное право отчуждается лицу, находящемуся в другом географическом объекте;
обозначение, воспроизводящее официальное наименование и изображение особо ценных объектов культурного наследия народов РФ либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях, фондах, если исключительное право отчуждается лицу, не имеющему согласия собственника;
обозначение, зарегистрированное в качестве наименования места происхождения товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если исключительное право отчуждается лицу, не являющемуся обладателем свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара.

Кроме того, отчуждение исключительного права на товарный знак может рассматриваться как вводящее в заблуждение, когда оно также осуществляется в отношении:

части товаров, являющихся однородными с товарами, в отношении которых правообладатель сохраняет за собой право на использование товарного знака;
товарного знака, признанного в установленном порядке общеизвестным;
товарного знака, воспроизводящего промышленный образец, право на который принадлежит лицу, отчуждающему исключительное право на товарный знак, но сохраняющему право на промышленный образец;
товарного знака, воспроизводящего фирменное наименование (или его часть), право на которое принадлежит лицу, отчуждающему исключительное право на товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование.

По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности. При этом для интересующего нас случая, касающегося приобретения и использования исключительного права на товарный знак, речь должна идти об исключительной лицензии, в рамках которой лицензиату предоставляются права использования товарного знака без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

Конструируя модель лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака, в том числе и исключительной его разновидности, законодатель не формулирует запрета на передачу исключительного права на использование товарного знака, даже если такая передача может являться причиной введения потребителя в заблуждение. Однако на лицензиата возлагается обязанность по обеспечению соответствия качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром.

При нарушении этой обязанности действия лицензиата можно рассматривать не только как нарушающие условия лицензионного договора, но и как вводящие в заблуждение в отношении качества товара (подп. 2 п. 1 ст. 14 Федерального закона «О защите конкуренции»).

По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау)²Определение договора коммерческой концессии, содержащееся в п. 1 ст. 1027 ГК РФ, оставляет желать лучшего, поскольку пользователю передается «право на право»..

Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

К договору коммерческой концессии применяются правила о лицензионном договоре, предусмотренные нормами ГК РФ, если это не противоречит положениям гл. 54 ГК РФ и существу договора коммерческой концессии.

По условиям договора коммерческой концессии на пользователя возлагается обязанность по обеспечению соответствия качества производимых им на основе договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно правообладателем. Очевидно, что нарушение указанной обязанности может ввести потребителя в заблуждение в отношении качества производимого пользователем товара и должно рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции при наличии прочих его признаков.

Другой обязанностью пользователя, нарушение которой также можно рассматривать в качестве недобросовестного конкурентного действия, выступает его обязанность (обязательство) не конкурировать с правообладателем на территории, на которую распространяется действие договора коммерческой концессии в отношении предпринимательской деятельности, осуществляемой пользователем с использованием принадлежащих правообладателю исключительных прав. Указанное обязательство сформулировано законодателем как одно из возможных ограничений прав сторон по договору коммерческой концессии.

За рамками оговоренного способа любая деятельность с использованием комплекса исключительных прав на данной территории будет являться нарушением договорных условий. За пределами договорной территории деятельность пользователя с использованием комплекса исключительных прав также будет являться неправомерной. Как первое из возможных правонарушений, так и второе являются актами недобросовестной конкуренции по смыслу п. 2 ст. 14 Федерального закона «О защите конкуренции». Разумеется, ни о какой конкурентной борьбе между правообладателем и пользователем в части реализации исключительных прав речь вести нельзя ни с точки зрения непередаваемости пользователю исключительных прав, ни с позиции невозможности существования исключительного права, принадлежащего разным субъектам на один и тот же объект в данный момент времени на данной территории³См.: Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. М., 2006. С. 284—285..

Приобретение исключительного права на наименование места происхождения товара. Приобретение исключительного права на наименование места происхождения товара посредством его отчуждения или предоставления на срок действующим законодательством не допускается (п. 4 ст. 1519 ГК РФ). Исключительное право на наименование места происхождения товара можно приобрести только через процедуру его предоставления и государственной регистрации наименования, а само указанное право в отношении того же наименования места происхождения товара может быть предоставлено любому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий теми же особыми свойствами.

В связи с установлением в Российской Федерации юридической модели исключительного права на наименование места происхождения товара, предполагающей множественность независимых правообладателей на одно и то же наименование, конкуренция между ними неизбежна. В рамках указанной модели каждый из правообладателей наделяется юридической монополией на использование наименования места происхождения товара лишь в отношении третьих лиц, но не в отношении друг друга.

При отсутствии ясных критериев оценки конкурирующих между собой правообладателей, каждый из которых по смыслу п. 1 ст. 1519 ГК РФ может использовать наименование места происхождения товара любым не противоречащим закону способом, указанная оценка с точки зрения соблюдения законодательства о защите конкуренции должна осуществляться через призму понятия недобросовестной конкуренции, сформулированного законодателем в п. 9 ст. 4 Федерального закона «О защите конкуренции».

Приобретение исключительного права на коммерческое обозначение.

Приобретение исключительного права на коммерческое обозначение может осуществляться тремя основными способами:

по договору продажи предприятия;
по договору аренды предприятия;
по договору коммерческой концессии.

По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам (п. 1 ст. 559 ГК РФ). При этом исключительные права на средства индивидуализации предприятия, продукции, работ или услуг продавца, в том числе коммерческое обозначение, а также принадлежащие ему на основании лицензионных договоров права использования таких средств индивидуализации переходят к покупателю, если иное не предусмотрено договором. В процессе совершения сделки по продаже предприятия покупателя весьма сложно заподозрить в недобросовестных действиях, подпадающих под признаки правила, закрепленного в п. 2 ст. 14 Федерального закона «О защите конкуренции». Что касается продавца, то под признак недобросовестной конкуренции, связанной с использованием исключительного права на коммерческое обозначение, подпадают его действия, нарушающие запрет, установленный нормой абз. 2 п. 4 ст. 1539 ГК РФ.

Согласно указанной норме, если коммерческое обозначение используется правообладателем для индивидуализации нескольких предприятий. переход к другому лицу исключительного права на коммерческое обозначение в составе одного из предприятий лишает правообладателя права использования этого коммерческого обозначения для индивидуализации остальных его предприятий. Указанный запрет распространяется лишь на случай перехода к другому лицу исключительного права на коммерческое обозначение в составе одного из предприятий. Если исключительное право на коммерческое обозначение предоставлено другому лицу по договору аренды одного из предприятий либо по договору коммерческой концессии, правообладатель вправе использовать это коммерческое обозначение для индивидуализации остальных его предприятий. И такое использование не будет являться актом недобросовестной конкуренции.

По договору аренды предприятия в целом как имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности, арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату во временное владение и пользование земельные участки, сооружения, оборудование и другие входящие в состав предприятия основные средства, передать в порядке, на условиях и в пределах, определяемых договором, запасы сырья, топлива, материалов и иные оборотные средства, права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, иные имущественные права арендодателя, связанные с предприятием, права на обозначения, индивидуализирующие деятельность предприятия, и другие исключительные права, а также уступить ему права требования и перевести на него долги, относящиеся к предприятию.

Из приведенного определения договора аренды предприятия, которое сформулировано в п. 1 ст. 656 ГК РФ, следует, что законодатель вводит в гражданско-правовой обиход не известное законодательству об интеллектуальной собственности средство индивидуализации, именуемое как «обозначение, индивидуализирующее деятельность предприятия». По законодательству РФ охраняемыми средствами индивидуализации являются:

фирменное наименование, индивидуализирующее участника гражданского оборота, коммерческую организацию (ст. 1473 ГК РФ);
товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, индивидуализирующие производимую продукцию (ст. 1477, 1516 ГК РФ);
коммерческое обозначение, индивидуализирующее торговое, промышленное или другое предприятие (ст. 1538 ГК РФ).

Очевидно, что право на коммерческое обозначение может передаваться в составе арендуемого предприятия по смыслу п. 1 ст. 656 ГК РФ как «другое исключительное право», но не как право, индивидуализирующее деятельность предприятия»⁴Буквальное следование предписаниям, содержащимся в п. 1 ст. 656. п. 5 ст. 1539 ГК РФ в их взаимосвязи со ст. 1236 ГК РФ, исключает всякую возможность передачи права использования коммерческого обозначения на условиях договора аренды предприятия..

Такая передача не означает перехода исключительного права на коммерческое обозначение «в аренду». Оно как бы «уступается» на время как некая имущественная ценность, обладающая определенной стоимостью, но только в составе иного имущества, образующего действующее предприятие. Уступки в ее классическом понимании на самом деле не может быть, поскольку она возможна только в рамках относительного, а не абсолютного правоотношения, которое возникает из обладания исключительным правом.

При аренде предприятия как имущественного комплекса помимо предоставления во временное владение и пользование иного имущества имеет место своего рода предоставление арендатору лицензии, предметом которой выступает право использования коммерческого обозначения. При этом действующее законодательство, регламентирующее арендные отношения, не содержит ответа на вопрос о характере такой лицензии. А такой ответ очень важен с точки зрения судьбы права использования коммерческого обозначения.

Если право использования коммерческого обозначения передается в рамках договора аренды предприятия на условиях неисключительной лицензии, то арендодатель сохраняет за собой юридически обеспеченную возможность на передачу права использования того же коммерческого обозначения, например, в составе другого предприятия, предоставляемого на условиях договора аренды.

Если право использования коммерческого обозначения передается в рамках договора аренды предприятия на условиях исключительной лицензии, то у арендодателя отсутствует легальная возможность передачи права использования того же коммерческого обозначения в составе другого предприятия, предоставляемого в аренду.

В то же время современная модель лицензионных соглашений (ст. 1236 ГК РФ), предусматривающая предоставление лицензиату исключительной лицензии не исключительного права на средство индивидуализации, а права его использования, позволяет арендодателю предприятия самому использовать коммерческое обозначение для индивидуализации предприятий, не переданных в аренду, т.е. в данном случае правило абз. 2 и. 4 ст. 1539 ГК РФ применению не подлежит.

Указанные обстоятельства следует учитывать при квалификации действий арендодателя и арендатора на их соответствие правилу п. 2 ст. 1539 ГК РФ, согласно которому не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия.

Еще одним обстоятельством, способным ввести в заблуждение относительно использования коммерческого обозначения, является факт прекращения исключительного права на него по основанию

неиспользования коммерческого обозначения правообладателем непрерывно в течение года (п. 2 ст. 1540 ГК РФ).

Неиспользование коммерческого обозначения правообладателем непрерывно в течение года будет являться основанием прекращения права использования коммерческого обозначения, переданного на условиях, которые предусмотрены договором аренды предприятия. Этот вывод опирается на отсутствие в законе нормы, устанавливающей признаки использования исключительного права на коммерческое обозначение не только правообладателем, но и лицом, которому право использования предоставлено, например, на условиях договора аренды предприятия.

Приобретение исключительного права на фирменное наименование.

Приобретение исключительного права на фирменное наименование путем его отчуждения правообладателем или посредством предоставления другому лицу права использования фирменного наименования действующим законодательством запрещено (п. 2 ст. 1474 ГК РФ).

Право на фирменное наименование исключено и из состава элементов, образующих предприятие как имущественный комплекс (ст. 132 ГК РФ). Поэтому любые сделки, связанные с отчуждением предприятия (ст. 559 ГК РФ), предоставлением предприятия во временное владение и пользование (ст. 656 ГК РФ) и предусматривающие передачу исключительного права на фирменное наименование, будут являться незаконными.

Исключительное право на фирменное наименование приобретается посредством включения его в единый государственный реестр юридических лиц.